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c) Umsatzabhängige Lizenzgebühr in Prozent3
aa) Begriff

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Die Höhe der Lizenz allein sagt jedoch über die Zahlungsverpflichtung des Lizenznehmers noch nichts aus, wenn die genaue Bezugsgröße nicht festliegt. Häufig besteht die Lizenzgebühr in einem bestimmten Prozentsatz des Umsatzes. In Ziff. 10 der Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst4 ist angegeben, dass sich der Lizenzsatz in der Maschinen- und Werkzeugindustrie zwischen 1/3 % und 10 % bewegt. Diese Spanne ist allerdings zu groß, um für die Höhe der Lizenzgebühr sinnvolle Anhaltspunkte bieten zu können. Im Maschinenbau wird man häufig annehmen können, dass ein typischer Erfahrungswert für vereinbarte Lizenzsätze bei 3–5 % liegt.5 Entscheidend für die Höhe ist dabei, ob eine wesentliche Verbesserung der Wirkungsweise, eine erhebliche Erweiterung des Anwendungsbereiches der Maschine oder aber eine wesentliche Senkung der Herstellungskosten o.Ä. gegeben ist. Bei entscheidenden Verbesserungen für den Gesamtablauf der Maschine wird man an die obere Grenze des erwähnten Erfahrungswertes gehen können, u.U. auch noch etwas darüber, während das Vorhandensein technisch gleichwertiger Lösungen oder eines geringeren wirtschaftlichen Effektes für einen niedrigeren Lizenzsatz spricht. Bei Softwarelizenzen sind zum Teil sehr viel höhere Lizenzsätze üblich. Dies liegt wohl in erster Linie daran, dass Software in der Regel sehr schnell veraltet ist. Es kann daher durchaus sein, dass Software bei einer Lebensdauer von einem Jahr zu einem Lizenzsatz von etwa 50 % des Nettoverkaufspreises lizenziert wird. Es kann aber auch sein, dass aus Werbegründen oder wegen Softwarepiraterie nur sehr geringe Lizenzgebühren verlangt werden (z.B. auch bei sog. Public-Domain-Software). Im Übrigen gelten aber die Ausführungen zu Patentlizenz- und Know-how-Gebühren entsprechend.

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In diesem Zusammenhang ist auch auf eine Umfrage des amerikanischen Generalkonsulats, München, im Jahre 1968 bei 150 amerikanischen Unternehmen, die Lizenzen an deutsche Firmen vergeben haben, zu verweisen. Diese Umfrage stieß auf reges Interesse. Es gingen 83 ausführliche Antworten ein. 64 % der antwortenden amerikanischen Firmen wollen ihr Lizenzprogramm noch erweitern, das die Vergabe von Patenten (in 62 Fällen), Know-how (in 66 Fällen), Warenzeichen (in 63 Fällen), Spezialmaschinen und Ausrüstungen (in 9 Fällen) und die Überlassung technischen Personals (in 28 Fällen) umfasst. Das Entgelt besteht bei 65 % aller Verträge in einem Prozentsatz des Umsatzes. (Davon sahen 10 % Lizenzgebühren bis 2 %, 17 % Gebühren von 2,1 % bis 4 %, 47 % Gebühren von 4,1 % bis 6 %, 21 % Gebühren von 6,1 % bis 10 % und 5 % noch höhere Gebühren vor.) 13 % der Lizenzvergaben erfolgten gegen einmalige Zahlung, 4 % der Lizenzgeber sind prozentual am Gewinn beteiligt, eine Firma erhielt eine Kapitalbeteiligung. Die Lizenzverträge laufen zu 77 % über 5 und mehr Jahre. Durchschnittlich ist aber der Stand der Technik nach 6 bis 8 Jahren überholt. Die Lizenzeinnahmen sinken daher oft nach diesem Zeitraum, wenn nicht noch Verbesserungen später lizenziert werden.

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Wird die Berechnung der Höhe der Lizenzgebühren an den Umsatz gekoppelt, ergibt sich ein Problem auch daraus, dass keineswegs feststeht, was unter dem Begriff Umsatz zu verstehen ist. Der Begriff Umsatz wird in der Praxis mit verschiedenem Inhalt verwendet. Wird er zugrunde gelegt, so muss im Einzelnen festgestellt werden, was hierunter zu verstehen ist, wenn Auslegungsschwierigkeiten vermieden werden sollen. Hier muss geklärt werden, ob sich z.B. der Umsatz aus den Verkäufen mit Preisstellung ab Werk, dem Einzelhandelspreis, dem Listenpreis oder dem Nettoverkaufspreis6 zusammensetzen soll und ob Nebenkosten einbegriffen sind. Bei der Verwendung des Begriffes Nettoverkaufspreis ist weiterhin zu klären, ob sich dieser Preis unter Abzug von Skonti versteht oder nicht. Es empfiehlt sich daher dringend, die Bezugsgröße vertraglich genau zu klären.

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Bei Verfahrenslizenzen kann eine Stücklizenz auf jeden mit dem Verfahren hergestellten Gegenstand berechnet werden. U.U. kommt auch die Berechnung eines gewissen Betrages für eine bestimmte Menge des herzustellenden Gegenstandes in Betracht; so kann z.B. auf das Gewicht, die Länge oder die Meter eines bestimmten Produkts abgestellt werden. Ein solcher Fall lag der unveröffentlichten Entscheidung des BGH vom 17.10.19667 zugrunde. Die Entscheidung betraf folgenden Sachverhalt: Die Klägerin hatte eine Maschine zu einem vereinbarten Kaufpreis geliefert, ferner war eine Lizenzgebühr für die Benutzung des Verfahrens als Produktionsabgabe vorgesehen. Diese war in der Weise zu zahlen, dass je Tonne des gefertigten Materials ein näher festgelegter Betrag zu entrichten war.

Die Mitbenutzung zusätzlicher Schutzrechte kann die Lizenzgebührenhöhe mindern.8

bb) Beteiligung am Entgelt

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Um Klarheit zu schaffen, empfiehlt es sich zu vereinbaren, dass der Lizenznehmer einen bestimmten Prozentsatz des seinem Abnehmer in Rechnung gestellten Entgelts – abzüglich etwaiger Rabatte, ausgenommen Barzahlungsrabatte – zu zahlen hat.

Hierdurch ist jedoch noch nicht geregelt, ob die Lizenz auch von Nebenkosten wie Fracht, Rollgeld, Verpackung, Inbetriebsetzungskosten, Versicherungskosten und bei Auslandsgeschäften ggf. auch von Zöllen zu berechnen ist. Da die Nebenkosten mit dem aufgrund des Lizenzvertrags hergestellten Gegenstand in der Regel nichts zu tun haben, liegt es nahe, sie in Abzug zu bringen. Eine Ausgliederung der Nebenkosten ist aber in der Praxis schwierig, wenn sie dem Kunden nicht gesondert in Rechnung gestellt werden. Diese Gesichtspunkte werden berücksichtigt, wenn die Vertragspartner vereinbaren, dass die Nebenkosten in Abzug kommen, soweit sie gesondert in Rechnung gestellt sind. Dabei können auch Beispiele für Nebenkosten angeführt werden. Wird eine derartige Vereinbarung getroffen, so genügt es nicht, dass die Nebenkosten gesondert in Rechnung gestellt werden. Erforderlich ist vielmehr auch, dass sie gesondert in Rechnung gestellt werden dürfen. So darf bei der Vereinbarung von frachtfreier Lieferung der Lizenznehmer die Lizenzgebühr nicht dadurch verkürzen, dass er in der dem Kunden erteilten Abrechnung den Gesamtpreis in den Preis für Ware und für Fracht aufgliedert.

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Zur Sicherung der Ansprüche kann es sich bei dieser Berechnungsart empfehlen zu vereinbaren, dass der Lizenznehmer dem Lizenzgeber jeweils die Kaufpreisforderungen gegen seine Kunden abtritt, die in einem bestimmten Verhältnis zur Gesamtforderung stehen. Wird die Sicherung gegenüber der gesicherten Forderung zu hoch, dann besteht die Gefahr, dass sie von der Rechtsprechung nicht anerkannt wird.9 Diese Sicherung kann vor allem dann in Betracht kommen, wenn zwischen dem Abschluss des Kaufvertrages und der Zahlung durch den Kunden des Lizenznehmers üblicherweise eine längere Zeit verstreicht.

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Die Lizenzgebühren können auch nach der Umsatzhöhe gestaffelt werden,10 z.B. kann eine Ermäßigung der Lizenzgebühr bei sehr hohen Umsätzen vorgesehen werden. Eine solche Regelung kann vor allen Dingen dann sinnvoll sein, wenn die hohen Umsätze nicht mehr auf dem technischen Fortschritt der Erfindung beruhen, sondern vor allem auf den Verkaufsanstrengungen des Lizenznehmers, seinen Vertriebsmethoden oder seiner Position im Wettbewerb. Eine solche Abstaffelung der Lizenzgebühren setzt eine ausdrückliche Vereinbarung im Vertrag voraus.11

cc) Entstehung des Anspruchs

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Als Zeitpunkt für die Entstehung des Anspruchs auf die Lizenzgebühr kommen der Abschluss des Vertrages mit dem Kunden, die Fertigstellung oder die Lieferung der Maschinen, die Rechnungsstellung an den Kunden oder der Eingang der Zahlung des Kunden in Betracht.

Wird einer der fünf zuerst erwähnten Zeitpunkte gewählt, so sollte auch etwas darüber gesagt werden, ob der Nichteingang der Zahlung einen Einfluss auf die Lizenzgebühr hat oder nicht. Es könnte z.B. bestimmt werden, dass der Anspruch auf die Lizenzgebühr entfällt, wenn feststeht, dass vom Kunden keine Zahlung zu erlangen ist, oder aber auch, dass der Nichteingang der Zahlung den Anspruch auf die Lizenzgebühr unberührt lässt. Die Feststellung, dass der Kunde nicht leistet, muss nach objektiven Gesichtspunkten getroffen werden. Zweifelhaft kann die Frage sein, ob ein Anspruch des Lizenzgebers auf die Lizenzgebühr bestehen bleibt, wenn der Lizenznehmer nicht alle zweckdienlichen Maßnahmen ergreift, um vom Kunden Zahlung zu erlangen. Auch diese Frage sollte im Vertrag geklärt werden. Bei der Wahl des Zeitpunktes ist zu beachten, dass der Abschluss des Vertrages und die Rechnungsstellung an den Kunden u.U. manipuliert werden können.

d) Stücklizenz
aa) Allgemeines

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Einfacher ist die Abrechnung, wenn die Parteien vereinbaren, dass der Lizenznehmer entweder für jedes Produkt, das er aufgrund des Lizenzvertrages hergestellt hat, oder für jedes Produkt, das er vertrieben hat, einen festen Betrag zahlt. Dies hat jedoch den Nachteil, dass der Lizenzgeber an Preissteigerungen, die gerade bei den meist langfristigen Lizenzverträgen eine Rolle spielen können, nicht teilnimmt. Andererseits hat es aber den Vorteil, dass die Kontrolle für den Lizenzgeber wesentlich leichter ist, vor allem, wenn zur Buchhaltung des Lizenznehmers nicht das erforderliche Vertrauen besteht. Der Lizenznehmer hat dagegen bei sinkendem Produktpreis den Nachteil, dass die Lizenzgebühr nicht entsprechend sinkt, es sei denn, gerade dies ist vereinbart worden.

bb) Entstehung des Anspruchs

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Hier kommt als Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs vor allem die Fertigstellung der Maschine in Betracht.

e) Zahlung für einen bestimmten Zeitraum oder einmalige Zahlung

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Denkbar ist es auch, dass die Lizenzgebühr völlig unabhängig vom Umsatz oder von der Produktion festgesetzt wird, indem für einen bestimmten Zeitraum ein fester Betrag zu zahlen ist oder nur eine einmalige Zahlung zu erfolgen hat.12 Dies ist jedoch selten. Ist es der Fall, so muss festgelegt werden, wann die Zahlung zu erfolgen hat. Es kann sich empfehlen zu bestimmen, ob die Lizenzgebühr bei vorzeitiger Auflösung des Vertrags zurückzuzahlen ist oder nicht.

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Neben der Vereinbarung einer Pauschal-Lizenzgebühr für den gesamten Vertrag wird bei Lizenzverträgen häufig neben z.B. einer Stücklizenz eine einmalige Zahlung vereinbart. Für diese einmalige Zahlung haben sich unterschiedliche Bezeichnungen herausgebildet, aus denen sich teilweise auch schon die Funktion dieser einmaligen Gebühr ableiten lässt. Als Bezeichnungen lassen sich hier antreffen: Grundlizenzgebühr, Grundzahlung, einmalige Pauschalgebühr, Abschlussgebühr, Vorwegvergütung, lump sum, down payment oder À-fond-perdu-Zahlung.13 Die Funktion einer solchen einmaligen Zahlung kann sehr unterschiedlich sein. Sie geht von der Vergütung für die Übergabe von Unterlagen oder von Know-how14 bis zu einer Zahlung für die Bereitschaft zum Vertragsabschluss als solchem, also einer Abschlussgebühr.15 Für den Lizenzgeber hat eine solche einmalige Zahlung den Vorteil, dass der Lizenznehmer in angemessener Weise insbesondere an den Entwicklungskosten sowie an den Schutzrechtsaufwendungen des Lizenzgebers beteiligt wird.16

Es ist im Übrigen auch denkbar, dass die einmalige Zahlung auf später zu zahlende Lizenzgebühren, die z.B. als Stücklizenz erbracht werden, ganz oder teilweise angerechnet wird. In diesem Fall wäre sie vergleichbar mit einer Art Mindestlizenz. Soweit eine derartige Anrechnung auf eine zusätzlich vereinbarte Stücklizenz oder Umsatzlizenz vorgenommen werden soll, bedarf es allerdings regelmäßig einer ausdrücklichen diesbezüglichen Vereinbarung.

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Ebenso dürfte es sich regelmäßig empfehlen, im Vertrag festzulegen, ob die Lizenzgebühr bei vorzeitiger Auflösung des Vertrages zurückzuzahlen ist oder nicht. Bei Fehlen einer solchen Vereinbarung wäre nach dem Gesamtzusammenhang des einzelnen Vertrages festzustellen, welche Funktion die einmalige Pauschalgebühr haben soll, mit der Konsequenz, dass die Gefahr einer Auseinandersetzung besteht.17

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Was die Höhe derartiger einmaliger Pauschalgebühren betrifft, lassen sich keine festen Werte festlegen. Die Höhe hängt in erster Linie von der Funktion der zu zahlenden Pauschalgebühr ab, d.h. ob sie z.B. als Entgelt für die gesamte Lizenzgebühr oder aber z.B. nur für überlassenes Know-how usw. gedacht ist. In einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs18 wurde neben einer 4 %igen Lizenzgebühr eine Pauschalgebühr von DM 20000,– vereinbart, in der Entscheidung des Bundesgerichtshofs ging es sogar um einen Pauschalbetrag von DM 500000,–.19 Letzterer Betrag erscheint allerdings – abgesehen von Ausnahmefällen – als sehr hoch. Der Autor hat bisher Pauschalbeträge von bis zu 80000000,– US $ erlebt.

f) Beteiligung am Gewinn

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Eine Beteiligung am Gewinn sollte nur vereinbart werden, wenn ein enges Vertrauensverhältnis zwischen den Vertragsparteien besteht, weil gerade die Berechnung des Gewinns Anlass zu zahlreichen Meinungsverschiedenheiten sein kann. Insofern sei nur beispielhaft auf die Probleme verwiesen, die sich schon bei der Berechnung sog. Nettolizenzeinnahmen ergeben können.20 Eine Gewinnbeteiligung kommt insbesondere bei gesellschaftsähnlichen Verträgen in Betracht.21 Über die Ermittlung und Ausschüttung des Gewinns sind die bei Gesellschaftsverträgen üblichen Vereinbarungen zu treffen.

g) Mindestlizenz

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In den Fällen zu c) und d) wird meist auch eine Mindestlizenz vorgesehen, d.h., dass der Lizenznehmer verpflichtet wird, unabhängig vom Umsatz oder von den hergestellten Maschinen in einem festgesetzten Zeitraum einen bestimmten Betrag zu zahlen. Es kann auch bestimmt werden, dass die Mindestlizenz als Vorauszahlung zu entrichten ist. Bei ausschließlichen Lizenzen kann eine der Mindestlizenz ähnliche Wirkung durch die Vereinbarung erzielt werden, dass sich die ausschließliche Lizenz in eine einfache verwandelt, wenn die zu zahlenden Lizenzgebühren einen bestimmten Betrag nicht erreichen. Die aufgrund des Umsatzes oder der hergestellten Maschinen zu zahlende Lizenzgebühr wird auf die Mindestlizenz in der Regel angerechnet.

Durch die Mindestlizenz wird sichergestellt, dass der Lizenzgeber unabhängig vom Absatz eine Entschädigung für die Zurverfügungstellung seiner Erfindung erhält. Der Lizenznehmer übernimmt damit das Risiko, ob ein bestimmter Mindestumsatz erreicht wird oder nicht. Dies gilt selbst dann, wenn dem Lizenznehmer die Herstellung oder der Vertrieb generell nicht oder nicht mehr möglich ist, ohne dass ihn ein Verschulden trifft. Kriegsbedingte Umstände wie z.B. Rohstoffknappheit,22 mangelnder wirtschaftlicher Erfolg23 sowie mangelnde technische Wettbewerbsfähigkeit des Lizenzgegenstandes24 können dazu führen, dass die Grundsätze über den Wegfall der Geschäftsgrundlage Anwendung finden.25 Dies kann auch der Fall sein, wenn die Erfindung überholt ist oder bei einer nicht geschützten Erfindung, wenn sie offenkundig wird. Ist in diesen Fällen jedoch eine Mindestlizenzgebühr vereinbart worden, ist nach der vom Reichsgericht begründeten Rechtsprechung, die der Bundesgerichtshof fortgeführt hat, davon auszugehen, dass der Lizenznehmer durch das Versprechen von Mindestlizenzgebühren im Allgemeinen die Gefahr der Erreichung eines bestimmten Mindestumsatzes trägt,26 d.h., dass der geschäftliche Misserfolg eines Lizenzvertrages in den Risikobereich des Lizenznehmers fällt.27

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Daher muss der Lizenznehmer die Mindestlizenzgebühr im Sinne einer Garantieverpflichtung so lange zahlen, wie der Vertrag fortbesteht. Allenfalls in besonders gelagerten Fällen höherer Gewalt kann er von seiner Verpflichtung für die Zeitdauer der Verhinderung freigestellt sein.28 Diese weitgehende Verpflichtung des Lizenznehmers im Falle einer Mindestlizenz erscheint auch – abgesehen von dem besonderen Risiko, das ein solcher Lizenznehmer mit einer derartigen Vereinbarung bewusst übernimmt – dadurch gerechtfertigt, dass der Lizenzgeber selbst an die vertraglichen Bedingungen gebunden bleibt, z.B. ggf. keine weiteren Verfügungen über den Lizenzgegenstand treffen kann.29 Soweit ein Fall des Wegfalls der Geschäftsgrundlage gegeben ist, wird man dem Lizenznehmer – entsprechend den obigen Ausführungen – ein Kündigungsrecht zugestehen, das dann auch die Verpflichtung zur Zahlung der Mindestlizenzgebühren beendigen würde.30

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Häufig hat die Vereinbarung einer Mindestlizenz aber auch den Zweck, den Lizenznehmer anzuhalten, sich für die Herstellung und den Vertrieb der Sachen, die der Lizenz zugrunde liegen, einzusetzen. Der Lizenzgeber wird nämlich häufig auch daran interessiert sein, dass die Erfindung tatsächlich verwertet wird. Mit dem Erhalt einer Lizenzgebühr allein ist ihm dann nicht gedient. Ist eine Mindestlizenz vereinbart, so ist auch bei einfachen Lizenzen zu prüfen, ob hierdurch auch eine Ausübungspflicht für den Lizenznehmer begründet wird. In der Regel wird man dies annehmen müssen, es sei denn, dass sich aus den Umständen etwas anderes ergibt.31

Das Reichsgericht hat sich wiederholt mit der Frage beschäftigt, ob in der Garantie einer bestimmten Mindestproduktion oder eines bestimmten Mindestverkaufs durch den Lizenznehmer, wenn eine Stücklizenz vorgesehen ist, auch die Vereinbarung einer Mindestlizenz liegt. So führte das Reichsgericht aus, dass hierin nicht zwingend und unter allen Umständen die Festsetzung einer Mindestlizenz liegt.32 Es handelte sich hier aber um einen besonders gelagerten Fall. In einer weiteren Entscheidung nahm das Reichsgericht jedoch die Zusage einer Mindestlizenz an.33 Dies dürfte auch dem wirtschaftlichen Sinn einer solchen Vereinbarung entsprechen, da eine derartige Absprache im Zweifel mit der Vorstellung verbunden wird, dass damit automatisch eine bestimmte Mindestlizenzsumme festgelegt sei, die sich unschwer aus der vereinbarten Lizenzgebühr errechnen lässt.34 In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, dass es fraglich ist, ob der Bundesgerichtshof diese Auffassung teilen wird. Es ging in einer Entscheidung des BGH um die Vereinbarung, dass der Lizenznehmer sich für den Zeitraum von einem Jahr verpflichtet hatte, eine „Stückzahl von mindestens 1000 Stück zu erreichen“.35 Als die Lizenznehmerin diese Verpflichtung aus dem Lizenzvertrag nicht erfüllte und der Lizenzgeber Schadensersatz wegen Nichterfüllung des Lizenzvertrages geltend machte, hat sich der Bundesgerichtshof in keinem Punkt seiner Entscheidung mit der Frage auseinandergesetzt, ob in dieser Vereinbarung eine Mindestlizenzgebühr zu sehen sei.

2. Veränderung der Lizenzgebühr

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Sind fortlaufend Lizenzgebühren zu zahlen, so kann vereinbart werden, dass der Lizenzsatz im Laufe der Zeit gesteigert oder gesenkt wird, je nachdem, ob zu erwarten ist, dass der zu erzielende Gewinn sich im Laufe der Zeit erhöht (z.B. weil zunächst hohe Anlaufkosten, ggf. Weiterentwicklungskosten, um eine Erfindung produktionsreif zu machen, u.Ä. anfallen) oder verringert (weil z.B. zu erwarten ist, dass die Erfindung im Laufe der Zeit an Wert verliert).

3. Umgehung der Lizenz

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Bei Patentlizenzen, bei denen als Vergütung eine Stück- oder Umsatzlizenz vorgesehen ist, besteht die Gefahr, dass sich der Lizenznehmer dadurch der Zahlung entzieht, dass er das in Frage stehende Produkt herstellt, ohne die Erfindung zu benutzen, für die die Lizenz erteilt wurde. Dies kann dadurch geschehen, dass er das betreffende Produkt im Laufe der Zeit selbst umgestaltet oder dass er die Konstruktionen anderer verwendet.36 Ein gewisser Schutz hiergegen ist gegeben, wenn eine Ausübungspflicht besteht37 oder eine Mindestlizenz vereinbart ist.38 Weiterhin kann sich der Lizenzgeber vor vertragswidriger Benutzung durch die Vereinbarung von Vertragsstrafen zu schützen versuchen.39

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Hierdurch wird jedoch nicht endgültig sichergestellt, dass der Lizenznehmer alles daransetzt, die Maschine in der Weise herzustellen, dass sie unter den Lizenzvertrag fällt. Man hat sich vielfach dadurch geholfen, dass man dem Lizenznehmer die Verpflichtung auferlegt hat, keine gleichartigen Produkte herzustellen. Eine derartige Vereinbarung ist kartellrechtlich jedoch sehr bedenklich.40

Eine Umgehung des Lizenzvertrages kann weitgehend durch die Vereinbarung verhindert werden, dass die Lizenz für alle gleichartigen Maschinen, die der Lizenznehmer herstellt, zu zahlen ist, gleichgültig, ob hierbei die Erfindung benutzt wird oder nicht. Aber auch solche Abreden sind in kartellrechtlicher Hinsicht problematisch.41

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Die Frage, ob auch ohne eine derartige Vereinbarung eine Lizenzgebühr verlangt werden kann, wenn der Lizenznehmer durch Änderungen das Patent umgeht, lässt sich nicht allgemein beantworten. Dies hängt weitgehend von den Umständen des Einzelfalles ab. Ist Inhalt des Lizenzvertrages lediglich das Recht, ein Patent zu benutzen, so wird man die Frage im Zweifelsfall verneinen müssen.42

Reimer äußert Bedenken dagegen, dass die Zahlungspflicht des Lizenznehmers davon abhängig sein soll, dass die patentierte Erfindung benutzt wird. Er weist darauf hin, dass die Aufstellung eines solchen Grundsatzes dazu führen kann, dass der Lizenzgeber eine wertvolle Erfindung preisgibt und dann um das Entgelt gebracht wird, indem der Lizenznehmer durch Vornahme fabrikatorischer Änderungen das Patent umgeht.43 Man kann dem Argument von Reimer entgegenhalten, dass die Umgehung des Patents auch durch Dritte möglich ist und dass keine Preisgabe der Erfindung vorliegt, wenn der Lizenzgeber keine zusätzlichen Geheimnisse mitteilt, weil der Inhalt der Erfindung aus der Patentschrift entnommen werden kann.

In einer Entscheidung des Reichsgerichts wird ausgeführt, dass Lizenzgebühren im Zweifel für Benutzungshandlungen zu zahlen sind, die, falls sie nicht gestattet wären, Verletzungshandlungen darstellten.44 Es handelte sich darum, dass dem Lizenznehmer das Recht zur Benutzung eines deutschen Verfahrenspatents eingeräumt war. Der Lizenznehmer stellte in Deutschland eine Wirkmaschine zur Verwertung dieses Verfahrens her und lieferte sie in ein Land, in dem das Verfahren nicht geschützt war. Die Verpflichtung des Lizenznehmers zur Lizenzzahlung wurde verneint, weil durch die Handlungsweise das Patent nicht berührt wurde. Die Entscheidung des Reichsgerichts vom 3.10.193645 führt lediglich aus, dass der Anspruch des Lizenzgebers auf das Entgelt für ein Alleinbenutzungsrecht begrifflich nicht davon abhängig ist, dass der Lizenznehmer vom Patent wirklich Gebrauch macht.

Kommt man zu dem Ergebnis, dass die Lizenzgebühr im Zweifelsfall auch bei Umgehung des Patents zu zahlen ist, so hätte dies zur Folge, dass der Lizenznehmer schlechter gestellt wäre als ein Außenstehender. Im Übrigen wäre auch die Abgrenzung sehr schwierig. Ist dagegen die Umgehung allein dadurch möglich geworden, dass der Lizenznehmer eine Änderung vornehmen konnte, weil ihm zunächst die Verwertung des Patents möglich war, so kann im Einzelfall eine andere Beurteilung gerechtfertigt sein. In diesen Zusammenhang gehört auch die Problematik, dass der Lizenznehmer den Lizenzgegenstand unter Mitverwendung eigener, ggf. erheblicher Verbesserungen herstellt. Dies führt grundsätzlich nicht ohne Weiteres zu einer Herabsetzung der Gebührenpflicht. Nur unter besonderen Umständen, wenn z.B. eine Verbesserungserfindung des Lizenznehmers zu einer erheblichen Werterhöhung der Benutzungshandlung führt, kann eine Verringerung der Gebühr angemessen sein.46

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Im Maschinenbau werden durch die Lizenzerteilung, neben dem Recht zur Benutzung des Patents, in der Regel noch besondere Erfahrungen zugänglich gemacht. Hier wird zu prüfen sein, ob die Lizenz auch für diese zusätzlichen Informationen zu zahlen ist. Trifft dies zu, so ist der Lizenznehmer, auch wenn er das Patent nicht benutzt, im Zweifelsfall zur Zahlung der Lizenz verpflichtet, wenn er bei gleichartigen Maschinen die ihm übermittelten Erfahrungen verwertet hat. Allerdings können darüber, ob Erfahrungen verwertet wurden, leicht Meinungsverschiedenheiten entstehen.

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Ist Gegenstand des Lizenzvertrages eine Erfindung, für die kein Schutzrecht besteht, so müssen dieselben Grundsätze maßgebend sein wie für Lizenzen, bei denen neben Patenten noch zusätzliche Erfahrungen zur Verfügung gestellt werden.47

Für den Fall, dass die Gebührenpflicht entfallen soll, wenn das Patent nicht benutzt wird, erwähnt Rasch folgende Klausel:48 „Dieser Vertrag wird in der Voraussetzung abgeschlossen, dass Apparate in handelsüblicher Ausführung nur unter Benutzung von Patenten des Lizenzgebers hergestellt und vertrieben werden können. Dem Lizenznehmer steht unbeschadet seiner Verpflichtung zur vorläufigen Weiterzahlung der vereinbarten Lizenzgebühr der Nachweis offen, dass er im Einzelfall kein Patent des Lizenzgebers benutzte. Gelingt ihm dieser Nachweis, so entfällt die Lizenzgebühr insoweit rückwirkend.“

4. Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebühren für Ausbesserung, Wiederherstellung oder Ersatz in Verkehr gebrachter patentgeschützter Vorrichtungen oder ihrer Teile

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Es ist zweifelhaft, inwieweit der Erwerber von Gegenständen, die durch Sachpatente geschützt sind, bei Beschädigung oder Verschleiß zur Reparatur oder Wiederherstellung berechtigt ist.49 Dies wird man regelmäßig bejahen können, wenn in diesen Handlungen keine Patentverletzung zu sehen ist.

Lindenmaier hat den Versuch gemacht, dieses Problem systematisch zu behandeln. Patentverletzend ist danach u.a.:

 – die Neuerstellung in der Gesamtheit,50

 – die Neuerstellung selbstständig geschützter Teile,51

 – die Neuerstellung nicht selbstständig geschützter Teile, wenn sie spezifisch erfindungsfunktionelle Bedeutung haben.52

Nicht patentverletzend sind alle übrigen Maßnahmen zur Inbetriebnahme, zum Inbetriebhalten und zur Pflege des geschützten Erzeugnisses einschließlich Ausbesserungen, auch wenn dadurch das normale Lebensalter verlängert wird (anders ist es, wenn die Ausbesserung lediglich eine getarnte Neuherstellung ist), die Herstellung ungeschützter Vorrichtungen, die zusammen mit geschützten in den Verkehr gebracht werden und zur Verwendung der Erfindung erforderlich sind, nicht aber zum Gegenstand der Erfindung gehören.53 Dies bedeutet, dass auch die Ausbesserung erfindungsfunktionell wesentlicher Teile einer geschützten Gesamtvorrichtung insbesondere dann keine Patentverletzung ist, wenn es sich um Verschleißteile handelt, die im Verhältnis zur Gesamtvorrichtung von untergeordneter Bedeutung sind. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof die Instandsetzung einzelner schadhafter Stellen von patentierten Rinnenschüssen durch Schweißarbeiten als nicht patentverletzend angesehen.54 Die Erneuerung wesentlicher Teile, die den Kern der Erfindung bilden, würde jedoch unzulässig sein.55

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Für den Lizenzvertrag sind diese Gesichtspunkte insofern von Interesse, als der Lizenznehmer bei Stück- oder Umsatzlizenzen für Handlungen, die eine Patentverletzung darstellen würden, falls keine Lizenz erteilt wäre, Lizenzgebühren zahlen muss, es sei denn, dass sich aus dem Lizenzvertrag ergibt, dass solche Handlungen gebührenfrei sind. Die von Lindenmaier gegebene Übersicht soll die Lösung der Frage, wann in einer Instandsetzung eine patentverletzende Handlung liegt, erleichtern. Trotzdem ergeben sich zahlreiche Zweifelsfälle, die schwer zu entscheiden sind. Deshalb empfiehlt es sich, in Verträgen, die sich auf Lizenzgegenstände beziehen, bei denen der Ersatz oder die Reparatur wirtschaftlich ins Gewicht fallen kann, ausdrückliche Vereinbarungen darüber zu treffen, welche Handlungen lizenzpflichtig sind und welche nicht, um Zweifelsfälle auszuschalten. Man wird dabei berücksichtigen müssen, ob die Reparatur kostenlos oder gegen Bezahlung erfolgt. Es dürfen allerdings nicht Handlungen, die einwandfrei keine Patentverletzung darstellen, als lizenzpflichtig bezeichnet werden, denn hierin läge eine Ausdehnung des Patents, die kartellrechtlich unzulässig ist. Es gelten hierfür ähnliche Grundsätze wie für Vereinbarungen über den Schutzumfang.56

5. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr bei Maschinen, die aus geschützten und gemeinfreien Teilen bestehen

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Wird die Lizenz für eine Maschine erteilt, von der nur einige Teile geschützt sind, während andere gemeinfrei sind, so empfiehlt es sich, bei Vereinbarung einer Umsatzlizenz unmissverständlich festzulegen, auf welche Bezugsgröße sich die Lizenz bezieht, d.h. ob die Lizenz vom Wert der patentierten Teile oder vom Wert der gesamten Maschine zu zahlen ist. Entscheidend für die hier vorzunehmenden Überlegungen ist die Bedeutung des geschützten Teils im Rahmen des Gesamterzeugnisses.57 Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Lizenzsatz im Allgemeinen niedriger anzusetzen ist, wenn die gesamte Maschine als Bezugsgröße gewählt wird, das lizenzierte Schutzrecht aber nur einen Teil davon betrifft.58 Berechnet man die Lizenz, wie oben vorgeschlagen,59 von dem Entgelt der Maschine, so können insofern keine Schwierigkeiten auftreten, es sei denn, dass die patentierten Teile bei der Herstellung der Maschine durch andere ersetzt werden. Hier gelten die oben erwähnten Gesichtspunkte.

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Schwieriger ist die Situation, wenn in dem Lizenzvertrag keine klaren Bestimmungen darüber getroffen worden sind, nach welchen Bezugsgrößen die Lizenzgebühr zu berechnen ist.

In seiner Entscheidung vom 15.2.193860 spricht das Reichsgericht aus, dass bei der Beurteilung der Frage, welche Teile bei der Berechnung der Lizenzgebühr bei einer zusammengesetzten Anlage in Betracht zu ziehen sind, stets der durch Auslegung der Lizenzvereinbarung zu ermittelnde Wille der Vertragschließenden ausschlaggebend ist. In der Entscheidung vom 17.11.193961 legt es einen Lizenzvertrag über eine Röntgenröhre dahin aus, dass der Lizenzgeber die Lizenzgebühr vom Preis der unter Rechtsschutz fallenden Teile der Röhre unter allen Umständen erhalten solle, gleichgültig, ob diese zu einer Einheit zusammengefasst oder getrennt in Verkehr gebracht werden, dass er dagegen eine Lizenzgebühr für neutrale Teile nur insoweit erhalten solle, als sie mit den patentgeschützten zu einer technischen und wirtschaftlichen Einheit vereinigt waren. Es sei kein Anhaltspunkt dafür vorhanden, dass der Lizenzgeber auch von den neutralen Teilen eine Lizenzgebühr erhalten solle, wenn eine im Zuge der technischen Entwicklung eingetretene Ausgestaltung der Ausführungsform zu einer anderen Ausgestaltung der Röhre führte. Dieser Fall wäre wohl anders zu beurteilen, wenn hinsichtlich der nicht geschützten Teile Betriebsgeheimnisse mitgeteilt worden wären.62

Auch der Bundesgerichtshof verweist in einer Entscheidung, bei der es um die Frage des Schadensersatzes in Form einer Lizenzgebühr geht, darauf, dass bei einer zusammengesetzten Anlage, von der nur ein Teil patentiert ist, in erster Linie die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind.63 Als wesentliche Gesichtspunkte, die zu berücksichtigen sind, werden in diesem Zusammenhang u.a. anzusehen sein, ob der geschützte Gegenstand mit der bisherigen Anlage im Allgemeinen zusammen geliefert wird, eine wirtschaftliche Einheit gebildet wird, durch die geschützte Vorrichtung der Wert der gesamten Maschine erheblich gesteigert wird, die Gesamtanlage durch die geschützte Vorrichtung ihr kennzeichnendes Gepräge erhält, der geschützte Teil das „Hauptstück“ des damit zu einem „neuen“ Gerät werdenden Gesamtaggregates ist oder die Verwendung der patentierten Erfindung wenigstens eine konstruktive Anpassung auch der anderen Teile des Gesamtaggregates erforderlich macht.

Wird daher eine Stücklizenz vereinbart, sollte überlegt und festgelegt werden, ob auf die patentierten Teile oder das gesamte Produkt, bei dem die patentierten Teile verwendet werden, abgestellt werden soll. Wird auf das gesamte Produkt abgestellt, so sollte auch noch festgelegt werden, was zu geschehen hat, wenn der Lizenznehmer lediglich patentierte Teile herstellt und vertreibt.

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Interessante Ausführungen über die Berechnung, je nachdem, ob auf die gesamte Maschine oder nur auf ein einzelnes Teil abgestellt wird, finden sich auch in einem Einigungsvorschlag der Schiedsstelle des Deutschen Patentamtes in einer Arbeitnehmererfindersache.64

6. Gebühr für die Überlassung von Unterlagen und Informationen

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Wird dem Lizenznehmer nicht lediglich die Benutzung des Schutzrechtes gestattet, sondern werden ihm noch besondere Informationen erteilt und ihm ggf. auch zusätzliche Zeichnungen und Unterlagen geliefert, so wird häufig vereinbart, dass neben einer Stück- oder Umsatzlizenz eine einmalige Zahlung für die Überlassung dieser Unterlagen zu erfolgen hat.65 Dabei wird eine Rückforderung dieses Betrages, gleichgültig aus welchem Grund, meist ausgeschlossen.66 Dies gilt auch bei einer späteren, ggf. erforderlich werdenden vorzeitigen Auflösung des Vertrages.67

Solche Abmachungen finden sich sowohl in Know-how-Verträgen68 als auch insbesondere in kombinierten Verträgen, d.h. wenn ein Schutzrecht lizenziert und daneben zusätzlich das Know-how vergeben wird. In beiden Fällen gibt der Lizenzgeber sein Geheimnis mit der Auslieferung der Unterlagen preis, was für ihn erhebliche Gefahren, insbesondere auch im Auslandsgeschäft, mit sich bringt.69 Hinzu kommt, dass im Auslandsgeschäft der Transfer von Lizenzgebühren gelegentlich unterbrochen wird.

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Eine Anrechnung dieser einmaligen Zahlungen auf die Umsatz- oder Stücklizenz findet in der Regel nicht statt, es sei denn, es sind diesbezügliche ausdrückliche Vereinbarungen getroffen worden. Hierdurch soll zum Ausdruck gebracht werden, dass diese Zahlung für die Überlassung der Unterlagen und Informationen zu leisten und daher vom Bestand des Lizenzvertrages unabhängig ist.

7. Fälligkeit

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Von der Entstehung des Anspruchs ist die Fälligkeit zu unterscheiden. Beide können zusammenfallen. Dies ist in der Regel der Fall bei Lizenzgebühren, die in einmaligen oder fortlaufenden Zahlungen bestehen und die von der Produktion oder vom Umsatz unabhängig sind.70

Es wird z.B. vereinbart, dass jeweils zum Ende eines Jahres X EUR zu zahlen sind. Hier entsteht der Anspruch mit dem Ablauf des Jahres und wird auch zum gleichen Zeitpunkt fällig. Bei der Stücklizenz, der Umsatzlizenz oder der Gewinnbeteiligung deckt sich der Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs jedoch meist nicht mit dem der Fälligkeit. Ist vereinbart, dass die Gebühr bei einer Umsatzlizenz 3 % von den Zahlungen der Kunden beträgt, so entsteht der Anspruch mit dem Eingang der Zahlung des Kunden. In diesem Zeitpunkt ist der Anspruch aber noch nicht fällig, d.h. er kann vom Lizenzgeber noch nicht geltend gemacht werden. Der Lizenznehmer muss erst Abrechnung erteilen. Es empfiehlt sich, hierüber Vereinbarungen zu treffen.71

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Gerät der Lizenznehmer mit der Erfüllung seiner Zahlungspflicht in Verzug,72 so kann der Lizenzgeber die gesetzlichen Verzugszinsen von 5 %73 bzw. 8 %74 über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank verlangen.75 Entsteht ihm darüber hinaus ein weiterer Schaden, so kann er auch diesen geltend machen. Da der Nachweis eines Schadens oftmals schwierig ist, sehen die Vertragspartner häufig höhere Verzugszinsen vor. Die Lizenzgeber verlangen zuweilen auch Sicherheiten für die Erfüllung der Zahlungspflicht.

8. Abrechnung und Überprüfung der Abrechnung
a) Inhalt der Abrechnungspflicht

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Den Anspruch auf Abrechnung bei Stück- und Umsatzlizenzen hat das Reichsgericht in ständiger Rechtsprechung bejaht.76 Es wendet dabei die Vorschriften des § 666 BGB entsprechend an. Die Rechnungslegung soll dem Lizenzgeber die Möglichkeit geben zu prüfen, ob und in welcher Höhe ihm Ansprüche gegenüber dem Lizenznehmer zustehen.77 Die erteilte Auskunft muss so gestaltet sein, dass sie auf ihre Richtigkeit überprüft werden kann. Was hierzu erforderlich ist, lässt sich nicht allgemein sagen; es hängt von den Umständen des Einzelfalles ab, insbesondere auch davon, in welcher Weise das Entgelt nach den getroffenen Vereinbarungen zu berechnen ist.78

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Zweifelhaft ist, ob der Lizenznehmer – vor allem bei der Umsatzlizenz – die Kunden, an die er geliefert hat, benennen muss. In der oben erwähnten Entscheidung79 wurde diesbezüglich eine Zwangslizenz abgelehnt. Nach dem Sachverhalt hatte der Lizenzgeber die Mitteilung vom Lizenznehmer nicht gefordert, weil er diese Auskunft zur Prüfung der Richtigkeit der Abrechnung benötigte, sondern weil er aus Konkurrenzgründen Wert darauf legte, ständig die ihm nicht bekannten Abnehmer des Lizenznehmers kennenzulernen. Ist jedoch nicht zu befürchten, dass die Mitteilung der Kundenanschriften vom Lizenzgeber zu Konkurrenzzwecken ausgewertet wird, so ist der Lizenznehmer in der Regel auch verpflichtet, die Namen der Kunden bekannt zu geben.

b) Abrechnungsfrist

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Ist die Zeit, in der Abrechnung zu erteilen ist, nicht vereinbart, so ist in angemessener Frist abzurechnen. Was als angemessene Frist zu gelten hat, hängt wiederum von den Umständen des Einzelfalls und von der Übung in der Branche ab. Um Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden, empfiehlt es sich, auch hier genaue Vereinbarungen zu treffen. Hierbei sollte bestimmt werden, wie die Abrechnung inhaltlich zu gestalten, wann sie zu erteilen ist und wann Zahlung zu erfolgen hat. Hinsichtlich der Abrechnungsfristen kann z.B. vorgesehen werden, dass monatlich, vierteljährlich oder jährlich abzurechnen ist und dass der Lizenznehmer spätestens am Ende des Monats zu zahlen hat, in dem die Abrechnung zu erteilen ist. Mit dem Zeitpunkt, in dem Zahlung zu leisten ist, wird der Anspruch fällig.

c) Verletzung der Abrechnungspflicht

139

Der Lizenzgeber hat das Recht, dem Lizenznehmer eine angemessene Frist mit der Erklärung zu setzen, dass er nach Ablauf der Frist die Annahme der Leistung verweigere.80

Läuft die Frist fruchtlos ab, so muss man dem Lizenzgeber das Recht einräumen, Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen oder den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen. Eine Abweichung von den Rechtsfolgen der §§ 323, 280, 281, 325, 314 BGB n.F., § 326 BGB a.F. besteht insoweit, als anstelle des Rücktrittsrechts, das sich für den Lizenzvertrag nicht eignet, weil die Rückgängigmachung des Lizenzvertrages nicht möglich ist, das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund tritt.81

Ob die Pflicht zur Rechnungslegung eine Hauptpflicht darstellt, hängt nach Meinung des Reichsgerichts vom Parteiwillen ab.82 In dem entschiedenen Fall, der allerdings besonders gelagert war, wurde dies für einen Lizenzvertrag abgelehnt und dementsprechend § 326 BGB a.F. für nicht anwendbar erklärt. In der Regel wird allerdings die Abrechnungspflicht eine Hauptleistung darstellen, weil von ihr die Zahlungspflicht abhängt. Durch Verweigerung der Abrechnung wird das Vertrauensverhältnis zwischen den Vertragspartnern schwerwiegend erschüttert. In einer Anmerkung zu der erwähnten Entscheidung übt Roth Kritik, weil sie die Pflicht zur Rechnungslegung im konkreten Fall als Nebenleistung betrachtet.83

d) Besondere Vereinbarungen über die Abrechnung

140

Häufig wird vereinbart, dass der Lizenznehmer Rechnungsduplikate zu übersenden, dem Lizenzgeber über die lizenzpflichtigen Geschäfte Buchauszüge zu erteilen, eigene Bücher zu führen hat oder an den von ihm aufgrund des Vertrags hergestellten Produkten fortlaufend nummerierte Schilder, die ihm vom Lizenzgeber ausgehändigt wurden, anzubringen hat. Alle diese Vereinbarungen sollen eine Überprüfung der Abrechnung erleichtern. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass vielfach – insbesondere in Großbetrieben – keine eigentlichen Bücher mehr geführt werden, sondern EDV-mäßig die Anzahl des hergestellten bzw. verkauften Lizenzgegenstandes und die sonstigen relevanten Angaben registriert werden. Die Einsichtnahme in die vom Computer gespeicherten Angaben ist zwar prinzipiell möglich, setzt aber zumindest ein entsprechendes, auf Lizenzgegenstände bezogenes Programm voraus. Hier können sich im Einzelfall nicht unerhebliche Schwierigkeiten ergeben. Um eine Überprüfungsmöglichkeit sicherzustellen – gerade in Streitfällen wird sich der Lizenznehmer regelmäßig darauf berufen, dass eine Überprüfung aufgrund des von ihm verwendeten EDV-Systems nicht möglich sei –, könnte von vornherein vereinbart werden, dass der Lizenznehmer sicherzustellen hat, dass der Lizenzgeber jedes Jahr einen Auszug aus dem Prüfungsbericht erhält, soweit dieser den Lizenzgegenstand betrifft und bei einer Buchprüfung der (unabhängige) Buchprüfer auch die elektronische Buchführung als Kopie zur Buchprüfung in seine Geschäftsräume mitnehmen kann, um Prüfungskosten zu sparen.

In den letzten Jahren werden vermehrt Buchprüfungen durchgeführt. Es zeigte sich, dass 80 % der geprüften Lizenznehmer in nicht unerheblichem Umfang zum Nachteil der Lizenzgeber abgerechnet und daher auch die Prüfungskosten zu tragen hatten, die durchschnittlich 9.000,– EUR betrugen.

9. Mitteilungspflicht über Umstände, die für den Anspruch auf die Lizenzgebühr von Bedeutung sind

141

Wird die Lizenzgebühr nach dem Entgelt berechnet, so empfiehlt es sich auch, den Lizenznehmer zu verpflichten, dass er Mitteilung über alle Umstände macht, die für den Anspruch auf die Lizenzgebühr, seine Fälligkeit und seine Berechnung von Bedeutung sind. Es kommen hierbei insbesondere Auskünfte über die mit den Kunden vereinbarte Zahlungsweise in Betracht, über die Ausführung des Geschäfts durch den Lizenznehmer oder durch dessen Kunden, bei Nichtausführung über deren Grund sowie Auskünfte über Nebenkosten, Rabatte und dergleichen.

10. Einsicht in die Geschäftsbücher, eidesstattliche Versicherung

142

Der Lizenzgeber hat aufgrund des Gesetzes keinen Anspruch auf Einsichtnahme in die Bücher des Lizenznehmers, auch dann nicht, wenn der Lizenznehmer keine Rechnung legt oder wenn begründete Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung bestehen. § 259 BGB sieht ein solches Recht nicht vor. Es wird jedoch meist vertraglich vereinbart. Will der Lizenznehmer aus Konkurrenzgründen dem Lizenzgeber keine Einsicht gewähren, so empfiehlt sich eine Vereinbarung, aufgrund derer der Lizenzgeber einen Buchprüfer bestimmen kann, der Einsicht in die Bücher nimmt bzw. sichergestellt wird, dass die entsprechenden Daten in der Datenverarbeitungsanlage systemmäßig verfügbar sind und abgerufen werden können. Es ist dabei zweckmäßig, das Recht für alle Fälle auszubedingen und nicht nur für den Fall, dass keine Rechnung gelegt wird oder wenn begründete Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung bestehen.

Das Recht zur Einsichtnahme besteht, auch wenn es vereinbart ist, nur insoweit, als dies zur Feststellung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung erforderlich ist, und sollte auch für die elektronische Buchführung gelten.

143

Auch ohne ausdrückliche Vereinbarung kann der Lizenzgeber gemäß § 259 Abs. 2 BGB vom Lizenznehmer die Leistung einer eidesstattlichen Versicherung verlangen, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die in der Abrechnung erteilten Angaben nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gemacht worden sind. Der Lizenznehmer kann die Verpflichtung zur Leistung der eidesstattlichen Versicherung nicht dadurch abwenden, dass er sich auf das Zeugnis seiner Angestellten über die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Buchauszüge beruft.84

144

Ist nichts über die Kostentragung der Buchprüfung vereinbart, so trifft dies den Lizenzgeber, und zwar auch dann, wenn Unregelmäßigkeiten aufgedeckt werden.85

145

Bei Verträgen mit Vertragspartnern in Entwicklungsländern wird die Produktion des Lizenznehmers verschiedentlich durch Ingenieure des Lizenzgebers in Bezug auf die Qualität und Ausführung überwacht.86 In diesen Fällen kann es zweckmäßig sein, den Ingenieuren auch das Recht zu sichern, die Höhe der Produktion bzw. die Lieferungen an die Kunden zu kontrollieren.

11. Verjährung der Lizenzgebühr

146

Die bis 31.12.2001 geltende kurze zweijährige Verjährungsfrist des § 196 Abs. 1 Nr. 1 BGB a.F. fand auf Lizenzverträge keine Anwendung,87 da bei Lizenzverträgen ein individuelles Geschäft eigener Art vorliegt, das nicht zu den Geschäften des täglichen Lebens gerechnet werden kann, die von der Vorschrift des § 196 BGB a.F. erfasst wurden.

147

Wird zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer, wie dies häufig in den Verträgen anzutreffen ist, eine regelmäßig wiederkehrende Abrechnungsperiode vereinbart, z.B. halb- oder vierteljährliche Abrechnung, liegt eine sog. wiederkehrende Leistung gem. § 197 BGB a.F. vor. Der Anspruch des Lizenzgebers auf die Lizenzgebühr verjährte dann in vier Jahren, vom Ende des Kalenderjahres an gerechnet, in dem der Anspruch entstanden ist.88 Dabei setzt der Begriff der wiederkehrenden Leistung im Übrigen keine Beträge in gleicher Höhe voraus. Vielmehr fallen auch der Höhe nach unterschiedliche Zahlungen unter den Begriff, vorausgesetzt, sie sind zu einem bestimmten, regelmäßig wiederkehrenden Termin zu erbringen.89 Ab 1.1.2002 gilt auch bei regelmäßig wiederkehrenden Leistungen die regelmäßige Verjährungsfrist von 3 Jahren ab dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist (und der Lizenzgeber von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Lizenznehmers Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste, §§ 195, 199 Abs. 1 BGB n.F. 10). § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB ist wohl nicht anwendbar.

Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, verjähren ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an (§ 199 Abs. 2 BGB n.F.).

Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an und ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an (§ 199 Abs. 3, 2 BGB n.F.). Maßgeblich ist die früher endende Frist (§ 199 Abs. 3, 1 BGB n.F.). Andere Ansprüche als Schadensersatzansprüche verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an (§ 199 Abs. 4 BGB n.F.).

Die Verjährung kann bei Haftung wegen Vorsatzes nicht im Voraus durch Rechtsgeschäft erleichtert werden (§ 202 Abs. 1 BGB n.F.). Die Verjährung kann durch Rechtsgeschäft nicht über eine Verjährungsfrist von 30 Jahren ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn hinaus erschwert werden (§ 202 Abs. 2 BGB n.F.). Diese Regelungen erlauben Vereinbarungen in größerem Umfang als bisher (§ 225 BGB a.F.).

Auf Schuldverhältnisse, die vor dem 1.1.2002 entstanden sind, ist das BGB in der vor dem 1.1.2002 geltenden Fassung anwendbar; Art. 229 § 5, 1 EGBGB n.F. Ab 1.1.2003 ist für Dauerschuldverhältnisse, also auch für Lizenzverträge, nur das BGB in der ab 1.1.2002 geltenden Fassung anwendbar. Art. 229 § 6 EGBGB n.F. bestimmt als Ausnahme zu Art. 229 § 5 EGBGB n.F., dass das neue Verjährungsrecht auf die am 1.1.2002 bestehenden und noch nicht verjährten Ansprüche Anwendung findet. Ist die Verjährungsfrist nach dem neuen BGB länger als nach dem alten BGB, gilt die kürzere Frist (Art. 229 § 6 Abs. 3 EGBGB n.F.). Die kürzere Frist beginnt aber erst am 1.1.2002 (Art. 229 § 6 Abs. 4, 1 EGBGB n.F.), um zu verhindern, dass die kürzere neue Frist (Art. 229 § 6 Abs. 1, 1 EGBGB n.F.) schon am 1.1.2002 abgelaufen ist. Daher ist die Verjährung mit dem Ablauf der längeren bisherigen Frist vollendet, wenn die nach den bisherigen Vorschriften bestehende längere Frist früher als die neue kürzere Frist abläuft.90

Bezüglich der Verjährung von Ansprüchen aus dem Verkauf von Rechten kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden.

148

Anders ist die Situation auch nicht, wenn z.B. lediglich eine Pauschal- oder eine Stücklizenz vereinbart wurde, deren Abrechnung ohne fest bestimmten Abrechnungszeitpunkt nur an die Ausübung der Lizenz geknüpft ist. Hier wurde keine von vornherein zu bestimmten, regelmäßig wiederkehrenden Terminen zu erbringende Leistung vereinbart. Nach bisherigem Recht ([bis 31.12.2001] § 195 BGB a.F.) betrug die insoweit geltende regelmäßige Verjährungsfrist 30 Jahre.91 Für die Verjährung von Verzugszinsen (§ 288 BGB n.F.) gilt ebenfalls die 3-Jahres-Frist (§ 280 Abs. 2 i.V.m. §§ 286–288, 247 i.V.m. § 217 BGB).92

1 Lüdecke; vgl. auch Groß/Strunk, Lizenzgebühren, S. 1 ff., die in erster Linie Praxisvorschläge zur Berechnung von Lizenzgebühren, Listen verschiedener Autoren zu Lizenzgebühren für einzelne Produkte und Verfahren, Vertragsbeispiele und im letzten Drittel steuerrechtliche Ausführungen unterbreiten; US-Methoden zur Lizenzgebührenberechnung werden immer wieder in les Nouvelles dargestellt: z.B. Anson, les Nouvelles 1996, 45 ff.; Reilly/Schweihs, les Nouvelles 1996, 52 ff.; Burgis/Koppel, les Nouvelles 1996, 164 ff.; Hruby/Lutz, les Nouvelles 1997, 40 ff.; Paulsen, les Nouvelles 1997, 64 ff.; Steensma, les Nouvelles 1997, 77 ff.; Degnan/Horton, les Nouvelles 1997, 91 ff.; Anson, Intellectual Property Valuation Primer, www.lesi.org, Okt. 2004 (297 Seiten!). und zuletzt Levko/Torres, les Nouvelles 2006, 163 ff. Die Höhe der Lizenzgebühr kann auch schon bei der Festsetzung des Streitwerts bedeutsam sein. Auch insoweit fehlen Berechnungsmethoden. Vgl. z.B. bzgl. Raubkopien OLG Celle, 12.10.1992, CR 1993, 209 ff.; OLG Celle, 2.9.1994, CR 1995, 16; OLG Frankfurt, 6.12.1994, CR 1995, 147 ff.; Maul/Maul, GRUR 1999, 1059 ff. Bei Software spielen technische Identifizierungs- und Schutzsysteme eine große Rolle, z.B. Wand, GRUR Int. 1996, 897 ff.; OLG Karlsruhe, 10.1.1996, CR 1996, 341 ff. Zur Bewertung von EDV-Produkten und -Leistungen Michels, CR 1992, 631 ff., und Zimmermann, CR 1994, 53 ff. Zu Gerichtsstandsfragen bzgl. des Anspruchs gem. §§ 33 PatG 1981, 24 Abs. 5 PatG 1968 siehe Kühnen, GRUR 1997, 19 ff.; zum Entschädigungsanspruch des § 33 Abs. 1 PatG Krieger, GRUR 2001, 965 ff. m.w.N., und zuletzt Kraßer, S. 921 ff. m.w.N., und zu Ersatzansprüchen gegenüber mittelbaren Markenverletzern OLG Karlsruhe, 23.5.2001, GRUR-RR 2002, 59 ff. = Mitt. 2001, 447 ff., und gegenüber mittelbaren Patentverletzern BGH, 10.10.2000, GRUR 2001, 228 ff.; BGH, 4.5.2004, 758 ff.; BGH, 7.6.2005, GRUR 2005, 848 ff. und dazu Voß, GRUR 2006, 281 ff., und Holzapfel, GRUR 2006, 882 ff. jeweils m.w.N.; OLG Düsseldorf, 20.1.2002, Mitt. 2003, 252 ff. = GRUR-RR 2003, 50; OLG Düsseldorf, 10.10.2002, Mitt. 2003, 264 ff.; OLG Frankfurt, 20.2.2003, GRUR-RR 2003, 201 ff.; OLG Karlsruhe, 10.12.2003, GRUR-RR 2004, 97 ff.; BGH, 9.1.2007, WRP 2007, 802 ff.; Nieder, GRUR 2006, 977 ff.; König, Mitt. 2000, 10 ff.; Meier-Beck, GRUR 1993, 1 ff.; Jäger/Heitmann, GRUR 1999, 542 ff. bzgl. Markenlizenzen; bzgl. Markenverletzungen z.B. OLG Koblenz, 29.11.2001, GRUR-RR 2002, 127; bzgl. Namensrechtseingriffen OLG München, 8.11.2001, GRUR 2002, 453 f. = Mitt. 2001, 447 ff.; Heermann, GRUR 1999, 625 ff.; zum Schadensersatz und Bereicherungsausgleich bei Patentrechtsverletzungen: von der Osten, Mitt. 2000, 95 ff.; von Rospatt, Mitt. 2000, 287 ff.; Keukenschrijver, Mitt. 2000, 436 ff., 441 f.; Rings, GRUR 2000, 839 ff.; Götz, GRUR 2001, 295 ff.; Fähndrich/Tilmann, GRUR 2001, 901 ff.; Fitzner/Tilmann, Mitt., 2 ff.; Nirk, GRUR 2001, 984 ff.; Holzapfel zu § 10 PatG als Rechtszuweisungsnorm, GRUR 2002, 193 ff.; Nieder, Mitt. 2004, 241 f.; Schiuma, GRUR Int. 2003, 813 ff.; Tilmann, Mitt. 2002, 438 ff. m.w.N.; Allekotte, Mitt. 2004, 1 ff.; siehe Schmidt-Troschke, BB 1996, 1531 ff., zur Einbringung einer Generallizenz in eine Kapitalgesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten; auch bei der Übertragung von Firmen(-teilen) wird die Bewertung (Due Diligence) von Rechten immer bedeutsamer. Vgl. hierzu z.B. Pollanz, BB 1997, 1351 ff.; Bihr, BB 1998, 1198 ff.; Krüger/Kalbfleisch, DStR 1999, 174 ff.; zu finanziellen Überlegungen bei internationalen Lizenzverträgen aus Sicht der USA: Loza/Chotkowski/Stevens/Urbanchuk, les Nouvelles, 2006, 120 ff.; zur Umsetzung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums: Seichter, WRP 2006, 391 ff.; zur Patentbewertung Ensthaler/Strübbe/Zech, WRP 2006, 1157 ff.; zu Bezahlungsmethoden bei Internet Licensing: Gordon, CRi 2000, 2 ff., 7; Patin/Khoury, les Nouvelles 2002, 7 ff.; das Arbeitnehmererfindungsgesetz wurde bzgl. § 42 ArbNErfG novelliert (18.1.2002, BGBl. I vom 24.1.2002, 414). Stichtag ist der 7.2.2002; siehe hierzu nur Bartenbach/Hellebrand, Mitt. 2002, 165, 169, und Bartenbach/Volz, GRUR 2002, 743 ff. Siehe zu Lizenzgebühren in Japan die Analyse der Einfuhr ausländischer Technologie Jahresbericht 1996, Amt für Wissenschaft und Technik, Hrsg.: Japanisches Finanzministerium, S. 23; zur Berechnung der Erfindervergütung in Japan: Bezirksgericht Tokyo, 30.1.2004, – „Blaue Diode“, GRUR Int. 2005, 439 ff., und dazu Petersen-Padberg/Klusmann, GRUR Int. 2005, 370 ff.; vgl. zu kartellrechtlichen Problemen unten Rn. 537 ff., 582 ff. Zur mittelbaren Patentverletzung und zur entsprechenden Schadensberechnung aktuell (s. auch oben in dieser Fn. weitere ältere Nachweise): BGH, 9.1.2007, GRUR 2007, 679 ff. – Haubenstretchautomat; Fabry/Trimborn, GRUR 2008, 861 ff.; Ehlers/Fock/Harlfinger/Horstmann/Jaekel/Königer/Lunze/Pitz/Schober/Schohe, GRUR Int. 2008, 935 ff.; Langfinger, VPP-Rundbrief 2009, 104 ff.; Haedicke, GRUR 2009, 273 ff.; der BGH, 23.7.2008, Mitt. 2009, 419 ff. – Bodybass = GRUR-RR 2009, 121 ff. = GRUR 2009, VIII, bejaht eine Lizenzgebührenzahlungspflicht (§ 15 PatG) nicht nur in den Fällen, in denen das Patent mangels erfinderischer Leistung oder wegen fehlender Neuheit nicht schutzfähig ist, sondern auch dann, wenn es mangels Ausführbarkeit der technischen Lehre zu Unrecht erteilt ist; vgl. auch Köllner, Mitt. 2010, 97 ff., Petersen/Wurzer/Grünewald/Zwirner, Mitt. 2010,111 ff. und Natusch, Mitt. 2010, 118 ff.; Kasperzak/Nestler, passim; Nabrotzki, passim, zur Bewertung von Schutzrechten; OLG Düsseldorf, 19.7.2018, Mitt. 2018, 74 ff. – Schweinefußboden; vgl. auch die Websites www.answers.com/topic/royalties (zuletzt abgerufen am 18.12.2019) und www.absoluteastronomy.com/topics/Royalties (zuletzt abgerufen am 18.12.2019), die jeweils Hinweise zur Lizenzgebührengestaltung sowie kleinere Übersichten zu branchenspezifischen Lizenzgebührensätzen in übersichtlicher Form bieten. Zum Thema Health Care sollten auch die website www.cptech.org/ip/health/royalties/ (zuletzt abgerufen am 18.12.2019) und die Remuneration guidelines der WHO for nonvoluntary use of a patent on medical technologies (WHO/TCM/2005.1) beachtet werden. Siehe auch Fabry/Kouskoutis, Mitt. 2011, 345 ff.; Wurzer/Grünewald/Stübiger, Mitt. 2011, 336 ff.; Normenausschuss NA 159-01-07 AA (Joachim von Oppen), Eine DIN-Norm zur monetären Bewertung von Patenten: DIN 77100 „Patentbewertung – monetäre Bewertung von Patenten“ Mitt. 2012, 486 ff.; Menninger, GRUR-Prax 2012, 102 ff.; Nestler, BB 2013, 2027 ff.; Creed, GRUR-Prax 2014, 346 ff.; Hellebrand, Mitt. 2014, 494 ff.; Gehm, Mitt. 2019, 398 ff.; siehe des weiteren Kapitel N. in diesem Werk und Groß/Strunk, Lizenzgebühren, 5. Aufl., Teil B., passim. 2 RG, 29.3.1919, RGZ 95, 220; RG, 2.12.1931, MuW 1932, 203; RG, 21.3.1934, RGZ 144, 187; RG, 13.5.1938, GRUR 1938, 836; RG, 24.3.1939, GRUR 1939, 898; RG, 29.6.1943, GRUR 1943, 288; BGH, 13.3.1962, BB 1962, 467 = DB 1962, 599; beispielhaft wird auf einige Entscheidungen und ansonsten auf Fn. 1 dieses Kapitels verwiesen: Schiedsstelle DPA, 23.7.1991, GRUR 1993, 387 ff.; 8.10.1991, GRUR 1992, 849 ff.; 19.12.1991, GRUR 1992, 847 ff.; BGH, 18.2.1992, GRUR 1992, 597 „Steuereinrichtung“ = BB 1992, 1302 ff.; OLG Frankfurt, 30.4.1992, GRUR 1992, 852 ff.; BGH, 21.5.1992, GRUR 1992, 605 ff.; BGH, 17.6.1992, WRP 1992, 700 ff. „Tchibo/Rolex II“ = GRUR 1993, 55 ff. m. Anm. Rohnke = CR 1992, 725 f.; OLG Hamm, 2.3.1993, NJW-RR 1993, 1270 = NJW-CoR 1994, 45; Schiedsstelle DPA, 26.2.1993, GRUR 1996, 46 ff.; BGH, 22.4.1993, BB 1993, 1466 f.; BGH, 17.5.1994, GRUR 1994, 898 ff.; BGH, 2.2.1995, NJW Heft 15, 1995, X; BGH, 30.5.1995, GRUR 1995, XLV = PMZ 1996, 24; Schiedsstelle DPA, 22.6.1995, Mitt. 1996, 220 ff.; dies., 12.12.1995, Mitt. 1997, 91 f.; OLG Frankfurt/Main, 2.12.1997, WRP 1998, 522 ff.; Schweizer Bundesgericht, 10.10.1996, GRUR Int. 1998, 341 f.; LG München I, 17.7.1997, Mitt. 1998, 262 ff.; OLG Düsseldorf, 13.11.1997, Mitt. 1998, 358 ff.; LG Mannheim, 13.3.1998, NJW 1998, 1412 ff.; OLG Köln, 5.3.1999, GRUR 2000, 43 ff.; BGH, 18.5.1999, NJW 2000, 213 ff.; BGH, 15.5.2000, BB 2000, 1643 ff.; LG Düsseldorf, 20.5.1999, GRUR 2000, 309 ff., 20.5.1999, 311 – Teigportioniervorrichtung: 6 % Lizenzgebühr; LG Düsseldorf, 1.6.1999, GRUR 2000, 690 ff. – Reaktanzschleife (Pfannenöfen): 3,25 % Lizenzgebühr des Lieferpreises; LG Düsseldorf, 23.5.2000, Mitt. 2000, 458 ff.; BGH, 14.3.2000, GRUR 2000, 685 ff.; OLG Düsseldorf, 8.6.2000, Mitt. 2000, 369 ff.; BGH, 2.11.2000, NJW 2001, 2173 ff. = GRUR 2001, 329 ff.; Kellerer, GRUR 2002, 289 ff., 305: Einmalzahlung nach Auffassung des 5. Senats des BPatG zusätzlich zur laufenden Lizenzvergütung nur gerechtfertigt, wenn besondere Leistung, insbesondere mit Benutzungsaufnahme erbracht worden ist oder höherer Lizenzsatz durch Einmalzahlung im Lizenzvertrag gemindert worden ist; LG Düsseldorf, 10.1.2002, Mitt. 2002, 294; BGH, 14.5.2002, NJW 2002 = CR 2002, 876 ff.; BGH, 5.7.2005, Mitt. 2006, 71 ff. – Vergleichsempfehlung II (Umsatzeinbuße kein Schaden); BGH, 16.5.2006, WRP 2006, 1141 ff. = Mitt. 2006, 503 ff. – Kunststoffbügel; Urheberrecht/Namensrecht: BGH, 29.4.1999, GRUR Int. 1999, 884 ff., 888; BGH, 13.1.2000, GRUR 2000, XLIII; LG Stuttgart, 17.7.2000, CR 2000, 663 f. – keine Lizenzanalogie bei Raubkopie; BGH, 5.7.2001, GRUR 2002, 248 ff.; OLG München, 8.11.2001, GRUR 2002, 453 ff.; OLG Koblenz, 29.11.2001, GRUR-RR 2002, 127 ff. – Ferrari-Armbanduhren; OLG München, 2.8.2002, ZUM 2003, 139 ff. m.w.N. – Werbung mit bekanntem Tennisspieler (Lizenzgebühr: 158.000,– DM für Prospektbild in Tageszeitung, Auflage 236.000 Stück); LG Berlin, 20.8.2002, GRUR 2003, 97 f. (Lizenzgebühr: 100,– DM/Foto); OLG München, 17.1.2003, GRUR-RR, 2003, 194 f. – Blauer Engel (Lizenzgebühr: 70.000,– EUR, bundesweite Verwendung der Figur des „Blauen Engel“ in Werbung für Kopiergeräte); BGH, 13.5.2003, GRUR 2003, 1065 f. – Antennenmann; OLG Hamburg, 10.3.2004, GRUR-RR 2004, 342 ff. – Kartenausschnitte; LG Hamburg, 27.10.2006, ZUM 2007, 155 ff. – 200.000,– EUR Schadensersatz wg. Verwendung des (veränderten) Bildes eines prominenten Politikers für eine Werbekampagne; Nordemann/Nordemann/Czychowsk mit Rechtsprechungsübersicht zum Urheberrecht 2002/2003, NJW 2004, 1222 ff., 1226; AG Charlottenburg, 11.4.2005, ZUM 2005, 578 ff.; BGH, 6.10.2005, GRUR 2006, 136 ff. – Pressefotos = WRP 2006, 274 ff. = Mitt. 2006, 234 ff.: MFM-Empfehlungen; OLG München, 27.10.2005, GRUR-RR 2006, 126 ff. – CD-Kopierstationen: 4 Euro/Brennlaufwerk = GRUR 2006, 411; OLG München, 15.12.2005, CR 2006, 309 ff. – Vergütungspflicht für PC: 12 Euro/Gerät zzgl. Ust. = WRP 2006, 382 = GRUR-RR 2006, 121 ff. = GRUR 2006, 411 = GRUR Int. 2006, 338 ff.; BVerfG, 22.8.2006, GRUR 2006, 1049 ff. – Werbekampagne mit blauem Engel; OLG Düsseldorf, GRUR-RR, 2006, 393 ff. – Informationsbroschüre; OLG Düsseldorf, 9.5.2006, NJW 2007, 708 = NJW-RR 2007, 486 ff. – Verdoppelung der Lizenzgebühr wg. fehlender Urhebernennung; OLG Köln, ZUM 2007, 140 ff. – 15 % Lizenzgebühr bei Verwendung urheberrechtlich geschützter Stilelemente auf Aufmachung oder Verpackung von Parfümerieartikeln; Schricker, GRUR 2002,737 ff.; Determann/Coan, CRi 2003, 161 ff., 165 f.; Reber, GRUR 2003, 393 ff.; Funk/Wenn, CR 2004, 481 ff.; LG Hamburg, 11.1.2008, ZUM 2008, 798 ff. – Fiktive Lizenzgebühr für rechtswidrige Fotoveröffentlichung; OLG Hamburg, 2.4.2008, GRUR-RR 2008, 378 ff. – Unbefugte Digitalisierung von Fotos aus einem Sachverständigengutachten; BGH, 2.10.2008, ZUM 2009, 225 ff. – Ermittlung einer angemessenen Lizenzgebühr im Wege der Lizenzanalogie = GRUR 2009, 407 ff. = WRP 2009, 319 ff.; LG Berlin, 16.12.2008, GRUR-RR 2009,215 f. – Kein Lizenzschadensersatz für Veröffentlichung von Hochzeitsausstatterfotos im Internet; OLG Köln, 10.3.2009, ZUM 2009, 486 ff. – Geldentschädigung wegen Veröffentlichung eines Bildnisses; BGH, 26.3.2009, Mitt. 2009, 410 ff. – Resellervertrag; BVerfG, 5.3.2009, GRUR-RR 2009, 375 ff. – Fiktive Lizenzgebühr = ZUM 2009, 479 ff.; OLG Brandenburg, 15.5.2009, ZUM 2010, 56 ff. – Berechnung des Schadens im Wege der Lizenzanalogie bei unberechtigter Nutzung eines Lichtbildes; OLG Hamburg, 2.9.2009, GRUR-RR 2010, 378 – FOOD-Fotografie; AG München, 19.8.2009, GRUR-RR 2010, 95 f. – Anfahrtsskizze; v. Ungern-Sternberg, GRUR 2010, 273 ff., 281. LG München I, Urt. v. 8.6.2011, ZUM-RD 2011, 641 ff. – Anspruch auf Mindestgarantie aus Lizenzvertrag; Reber, GRUR Int. 2011, 569 ff.; Lüft, GRUR-Prax 2011, 498; Bildhäuser, GRUR-Prax 2013, 30 ff.; LG Düsseldorf, Urt. v. 24.10.2012, GRUR-RR 2013, 59 – Paniertes Schnitzel; BGH, Urt. v. 31.5.2012, NJW 2013, 793 ff. – Fiktive Lizenzgebühr wegen werblicher Vereinnahmung von Gunter Sachs – Playboy am Sonntag; Kleinemenke, GRUR-Prax 2014, 87; AG Hamburg, Urt. v. 20.12.2013, CR 2014, 539 ff. – Schätzung bei Lizenzanalogie; LG Köln, Urt. v. 27.5.2014, GRUR-Prax. 2014, 360 – Fiktive Lizenzgebühr bei unerlaubter Verwendung von Produktfotos; OLG Frankfurt a.M., 16.12.2014, GRUR-RR 2015, 233 ff. – Nachweis der Tonträgerherstellereigenschaft durch Vorlage des Auftragsproduzentenvertrags; Zech, ZUM, 3 ff.; Schoene, GRUR-Prax 2015, 213; ders., GRUR-Prax 2015, 214; Forch, GRUR-Prax 2016, 142; Bildhäuser, GRUR-Prax 2016, 153; ders., GRUR-Prax 2016, 369; BGH, 21.5.2015 – I ZR 62/114, GRUR 2016, 162 ff. und BGH, 21.5.2015 – I ZR 39/14 – Angemessene Vergütung für freie Journalisten; BGH, 19.11.2015, WRP 2016, 1123 ff. – Gesamtvertrag Unterhaltungselektronik; BGH, 12.5.2016, GRUR 2016, 1280 ff. – Everytime we touch; BGH, 21.7.2016 – I ZR 212/14 – Gesamtvertrag Speichermedien, GRUR 2017, 161 ff. und dazu Hillig, GRUR-Prax 2017, 44; EuGH, 7.7.2016, GRUR aktuell, GRUR 2016, VI = beck-aktuell, 7.7.2016 – Gentech/Hoechst, Lizenzgebühr nicht nur bei Verletzung der patentierten Technologie zahlen; BGH, 21.7.2016 – I ZR 255/14, GRUR 2017, 172 ff. – Musik-Handy und dazu Grohmann, GRUR-Prax 2017, 45; OLG Celle, 27.4.2016, GRUR-RR-Angemessenheit der Vergütung von in werbefinanzierten Onlinemagazinen veröffentlichten Artikeln und dazu Thum, GRUR Int. 2016, 1072 ff. – Fluch der Karibik II; LG München I, 2.6.2016, GRUR-RR 2016, 324 ff. – Nachvergütungsanspruch des Kameramanns von „Das Boot“ und dazu Zentner, GRUR-RR 2016, 188 ff. – Schadensberechnung bei unerlaubter Zweitnutzung von Lichtbildern; Bildhäuser, GRUR-Prax 2017, 214; Lüft, GRUR-Prax 2016, 266; Nordemann/Czychowski, GRUR-RR 2017, 169 ff., 174 f.; Lucas-Schloetter, GRUR 2017, 235 ff., 239 ff.; von Ungern-Sternberg, Die GRUR 2016, 321 ff., und im Jahr 2016, GRUR 2017, 217 ff.; BGH, 16.3.2017 – I ZR 36/15, GRUR 2017, 694 ff. und dazu Lüft, GRUR-Prax 2017, 260; BGH, 16.3.2017 – I ZR 39/15, GRUR 2017, 702 ff. – PC mit Festplatte I und dazu Grohmann, GRUR-Prax 2017, 330; BGH, 16.3.2017 – I ZR 42/15, GRUR 2017, 716 ff. – PC mit Festplatte II und dazu Grohmann, GRUR-Prax 2017, 331; EuGH, 25.1.2017, GRUR 2017, 264 ff. – OTK/SFP = GRUR Int. 2017, 265 ff. und dazu Maute, GRUR-Prax 2017, 113; BGH, 18.5.2017 – I ZR 266/15, GRUR-RR 2017, 486 ff. – USB-Stick; LG Düsseldorf, 8.3.2017, GRUR-RR 2017, 496 – Produktfotos; OLG München, 1.6.2017, GRUR-RR 2017, 376 ff. – Elvis Presley; Datta, GRUR-RR 2017, 2019 ff.; Hauck, GRUR-Prax 2018, 405; OLG Köln, 13.4.2018, GRUR-RR 2018, 280 ff. – Speicherstadt und dazu Wagner, GRUR-Prax 2018, 311 und Bildhäuser, GRUR-Prax 2018, 398; Eichelberger, WRP 2018, 774 ff., 780; Kämper, GRUR-Prax 2019, 44; Bildhäuser, GRUR-Prax 2019, 116; BAG, 27.3.2019, GRUR 2019, 1191 ff. – Online-Heftarchiv; Dresen, GRUR-Prax 2019, 532 – LG Berlin: Nachvergütung nach § 32a UrhG bei „Übererfolg“ filmischer Werke; Sökeland/Wegner, GRUR-Prax 2019, 533 – LG München I: Ohne Urheber-Eigenschaft kein Anspruch aus § 32a UrhG; EuGH, Urt. v. 18.12.2019 – C-666/18 – IT Development SAS/Free Mobile SAS; Geschmacksmuster: OLG Frankfurt, 15.8.2002, GRUR-RR 2003, 204, EuGH, 22.6.2017 – Thomas Philipps/Grüne Welle (Waschball), GRUR 2016, 1163 ff. zu Ansprüchen des Lizenznehmers eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters im Verletzungsverfahren und zu diesem EuGH-Urteil auch Beyerlein, Mitt. 2017, 310 ff., 313 f.; OLG München, 11.4.2019, GRUR 2019, 828 ff. – Lizenzanalogie bei Stadtplänen (Berechnung des lizenzanalogen Schadensersatzes bei Urheberrechtsverletzung); OLG Frankfurt, 11.12.2018, GRUR-RR 2019, 460 ff. – Kartografie-Kachel (lizenzanaloger Schadensersatz und Vertragsstrafe bei urheberrechtswidriger Nutzung von Kartenmaterial); OLG Celle, 12.4.2019, GRUR-RR 2019, 420 ff. – Schadensschätzung (Berechnung des Schadensersatzes bei File-Sharing von Computerspielen); Reber, GRUR 2019, 891 ff.; Schweden: Oberster Gerichtshof (Högsta domstolen), 21.1.2019, GRUR Int. 2019, 962 ff. – dreamfilm (angemessener Schadensersatz bei Urheberrechtsverletzungen durch Online-Streaming von Filmen); BGH – „Gemeinkosten“ in Kapitel H., Fn. 15. (Lizenzgebühr Zubehörteile Kfz-Industrie, hier: Autofußmatte: 5 %); BGH, 23.6.2005, GRUR 2006, 143 ff. – Catwalk (neben umsatzabhängiger Gebühr down payment möglich; siehe oben auch Kellerer, GRUR 2002, 289 ff., 305 zu BPatG = WRP 2006, 117 ff. und dazu Grüger, GRUR 2006, 536 ff.; zum UWG OLG München, 25.1.1999, GRUR 1999, 765; Marken: OLG Köln, 26.3.1999, GRUR 2000, 66 ff.; LG Düsseldorf, 23.5.2001, Mitt. 2002, 89 f.; OLG Düsseldorf, 12.12.2001, GRUR-RR 2003, 209 ff. = GRUR 2003, 715 – Meißner Dekor (Lizenzgebühr: 10 %); OLG Frankfurt, 14.11.2002, GRUR-RR 2003, 232; OLG Karlsruhe, 12.2.2003, 2003, 696 f.; OLG Frankfurt, 13.3.2003, GRUR-RR 2003, 274 ff.; OLG Hamburg, 12.6.2003, GRUR-RR 2004, 139 ff. – Markenverletzung (Parallelimport von Arzneimitteln ohne Vorabinformation, Lizenzgebühr: 1 % des Umsatzes); OLG Zweibrücken, 28.8.2003, GRUR-RR 2004, 141 – Gemüsesaftmischung; LG Mannheim, 30.11.2001, WRP 2002, 254 ff. – Markenverletzende Belegung einer Internet-Domain: DM 300 pro Monat der Belegung; BGH, 21.7.2005, Mitt. 2006, 81 – Boss-Club = WRP 2006, 96 ff.; BGH, 6.10.2005, WRP 2006, 587 ff. = GRUR 2006, 419 ff. – Noblesse = Mitt. 2006, 230 ff.; BGH, 23.2.2006, GRUR 2006, 421 ff. – Markenparfümverkäufe; OLG Köln, Urt. v. 8.11.2013, MarkenR 2014, 31 – Fairplay; Binder, GRUR 2012, 1186 ff.; Nestler, GRUR-Prax 2015, 367 ff.; dies., BB 2016, 809 ff.; Norwegen: Borgating (Obergericht), 14.1.2002, MarkenR 2002, 131 ff., 141 Markenverletzung (Parallelimport von Arzneimitteln, Lizenzgebühr: 5 %; siehe oben OLG Hamburg, GRUR-RR 2004, 139 ff.); Nestler, BB 2008, 2002 ff.; Maaßen/Schoene, GRUR-Prax 2010, 97 ff. Österreich: Oberster Gerichtshof, 15.2.2000, GRUR Int. 2000, 785 ff.; Oberster Gerichtshof, Entsch. v. 20.1.2014, GRUR Int. 2014, 838 ff. – Verletzergewinn (Marken); vgl. auch Gerichtsentscheidungen z.B. in Dänemark (= GRUR Int. 1998, 721); Großbritannien: Vitoria, Mitt. 2006, 247 ff., 257 ff.; Smith/Ridgway, Mitt. 2006, 310 ff.; Ungarn (= GRUR Int. 1998, 731) und zu Gerichtsentscheidungen in Frankreich bzgl. Patentverletzungen/Schadensersatzberechnung Schmidt-Szalewski, GRUR Int. 1999, 848 ff., 852; Lang, Mitt. 2000, 319 ff., 325 f.; Véron/Roux-Vaillard, Mitt. 2006, 294 ff.; Japan: Oberster Gerichtshof, 11.4.2000, GRUR Int. 2004, 154 ff. (rechtsmissbräuchliche Geltendmachung patentrechtlicher Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche), GRUR Int. 2004, 154 ff.; Bezirksgericht Tokyo, 18.10.1996, GRUR Int. 1998, 619 f. – Stahlbetonträger: 10 % Lizenzgebühr; Bezirksgericht Tokyo, 10.2.2005, GRUR Int. 2006, 615 f. – Metallschale; Obergericht Osaka, 29.3.2005, GRUR Int. 2006, 616 f. – Stahltür; Bezirksgericht Tokyo, 3.10.2005, GRUR Int. 2006, 857 f. – Messinstrument: 3 % Lizenzgebühr; Rahn, Mitt. 2001, 99 ff., 204 (vereinfachte Schadensberechnung), 206 (mehr außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren); Hinkelmann, Mitt. 2006, 292 ff.; Obergericht für Geistiges Eigentum, 7.6.2019 – Medion Research Laboratories AG v. NeoChemir AG et al. (Berechnung des Schadens bei Patentverletzungen); Litauen: Mizaras, GRUR Int. 2006, 979 ff.; Schweiz: Schweizerisches Bundesgericht, 19.12.2005, GRUR Int. 2006, 956 ff. – Milchschäumer; Locher, GRUR Int. 2007, 275 ff., 277 ff.; USA: Froemming, VPP-Rundbrief Nr. 1/2005, 16 ff.; Swanson/Christiansen, Mitt. 2006, 301 ff.; US Supreme Court, 13.6.2016, GRUR Int. 2016, 800 ff. – Halo v. Pulse/Stryker v. Zimmer; zur Bekanntgabe von Abnehmern, Abnahmemengen, Lieferanten und -Preisen im Kennzeichenrecht siehe Nieder, GRUR 1999, 654 ff.; Beuthien/Wasmann, GRUR 1997, 255 ff. m.w.N.; auch Ströbele/Hacker, Rn. 311 ff. (übliche Lizenzsätze: 2–4 %, Einzelbeispiele in Fn. 521: 1–12,5 %), und Joppich/Nestler zur Lizenzanalogie bei Markenverletzungen in WRP 2003, 1409 ff.; Emde, WRP 2003, 468 ff.; Sortenschutz: OLG München, 22.5.2003, GRUR-RR 2003, 365: Nachbaugebühr 80 % der realen Z-Lizenzgebühr; BGH, 11.5.2004, GRUR 2004, 763 ff.; EuGH, 8.6.2006, GRUR 2006, 750 ff. – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Ulrich Deppe u.a.: Nachbaugebühr 80 %; siehe auch die „Rahmenregelung Saat- und Pflanzgut“, die ab dem Wirtschaftsjahr 2004/2005 die Nachbauentschädigungen festgelegt hat, bei Benkard, PatG, Rn. 21 zu § 9c m.w.N.; BGH, 27.7.2007, WRP 2007, 1237 ff. – Nachbauentschädigung II = GRUR 2007, 865 f.; BGH, 27.6.2007, WRP 2007, 1239 ff. – Nachbauentschädigung III = GRUR 2007, 867 ff.; BGH, 27.6.2007, WRP 2007, 1242 ff. – Nachbauentschädigung IV = GRUR 2007, 868 ff.; BGH, 30.9.2010, GRUR 2010,1087 ff. = GRUR Int. 2011, 163 ff. = WRP 2010,1534 ff. – Vorlage an EuGH zur angemessenen Vergütung für unberechtigten Nachbau; EuGH (Erste Kammer), Urt. v. 5.7.2012 – C-509/10 (Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck/Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH), GRUR Int. 2012, 745 ff. – Berechnungsgrundlage zur Festsetzung der „angemessenen Vergütung“ = GRUR 2013, 1013 ff.; siehe auch Seitz/Kock, GRUR Int. 2012, 868 ff., 871 ff. (Lizenzgebühren); Czychowski/Nordemann/Waiblinger, GRUR-RR 2014, 233 ff., 237 (Schadensersatz/angemessene Lizenzgebühr) OLG Düsseldorf, 16.10.2014, Mitt. 2015, 40 ff. – Kapmargeriten = MarkenR 2015, 318 ff. und dazu Hauck, MarkenR 2015, 277 ff. und Heim, GRUR-Prax 2015, 102 f.; EuGH, 25.6.2015, GRUR Int. 2015, 830 ff.; EuGH, 9.6.2016, GRUR 2016, 1043 ff. – Hansson/Jungpflanzen = GRUR Int. 2016, 805 ff. und dazu Schönig, GRUR-Prax. 2016, 332; Praxisbeispiele: Der Autokonzern Ford zahlte an einen Erfinder für die Verletzung eines Scheibenwischerintervallpatents etwa 10 Mio. Dollar, FAZ v. 16.11.1990. Der Photoapparate-Produzent Minolta sollte für die unberechtigte Nutzung von Autofocus-Patenten 127,5 Mio. Dollar Lizenzgebühren an die Fa. Honeywell zahlen, Innovation&Management, 1992, 55. Honeywell erhält nun 240 Mio. Dollar, Süddeutsche Zeitung v. 25.8.1992. Ein anderer Fall betrifft die Firma Genentech, die im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs in einem Patentverletzungsrechtsstreit an die Universität von Kalifornien in San Francisco 200 Mio. US $ zahlte, Süddeutsche Zeitung v. 30.11.1999. Bei einem gravierenden Fehlverhalten können in den USA sog. punitive oder exemplary damages neben dem eigentlichen Schadensersatz (= Lizenzgebühr) zuerkannt werden. Der Verfasser war selbst an einem Verfahren beteiligt, in dem der US-Verletzer zu dreifachem Schadensersatz verurteilt wurde. Es ging immerhin insgesamt um eine Zahlung von 80 Mio. DM; vgl. zur Zustellung einer US-punitive-damages-Klage NJW 1994, 3281 m.w.N. Weitere aktuelle Fälle aus 2004: Lizenzgebühr für PKW-Armaturentafel 1,25–1,5 %; Psion erhält von Nokia eine einmalige Gebühr (137,1 Mio. EUR) sowie eine Lizenzgebühr von 1,23 EUR für jedes in 2004/2005 verkaufte Symbian-Gerät, VDI-Nachrichten, 13.2.2004; zum „Reach-Through Licensing“ Wolfram, Mitt. 2003, 57 ff., 61 ff. m.w.N., und Backhaus, GRUR Int. 2005, 359 ff.; vgl. auch Benkard, PatG, Rn. 15 zu § 13; Nieder, Mitt. 2001, 400 ff., und Schulte, Rn. 12 zu § 13 und § 139, Rn. 88 ff., 109 ff. zu § 13; www.recap.com; siehe auch die Richtlinie 2004/48/EG v. 29.4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L 195, 2.6.2004, 16 ff. = GRUR Int. 2004, 615 ff. und dort Art. 13 Abs. 1, b), der „mindestens“ der angemessenen Lizenzgebühr entspricht; dazu Ellard, CRi 2004, 65 ff.; Dreier, GRUR Int. 2004, 706 ff., 707; Knaak, GRUR Int. 2004, 745 ff. und Haft/Donle/Ehlers/Nack, GRUR Int. 2005, 403 ff.; Kämper, GRUR Int. 2008, 539 ff.; Tetzner, GRUR 2009, 6 ff. Fälle aus 2005/2006/2007: Aufrüstung im Streit der Patente, Heuzeroth, WELT AM SONNTAG, 14.12.2005, (es geht insbes. um den Patentverletzungsstreit NTP ./. RIM „Blackberry“, der letztlich zu einer Zahlung von 612,5 Mio. US $ an NTP in 2006 führte); Microsoft soll 1,5 Milliarden US $ an Alcatel-Lucent wg. Patentverletzung (2 Patente) zahlen, SZ, 24./25.2.2007. Trimborn, Mitt. 2009, 257 ff., der die ab 1995 veröffentlichten Gerichtsentscheidungen und Einigungsvorschläge der Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen beim DPMA nach Branchen ausgewertet hat. Toyota muss Paice LLC für die Verletzung eines Patents (hybrid vehicle technology) für jeden verkauften Prius Highlander und Lexus RX400h US $ 98 zahlen. Siehe auch Stasik, les Nouvelles 2010, 114 ff., der eine Übersicht von ETSI-Declarations der entsprechenden Anbieter (Quelle ETSI 2010) bei Essential Patents, also für den LTE Standard wesentlichen Patenten darstellt (je nach Anzahl der Essential Patents Lizenzgebührenrahmen von 1–3,25 % /Handset). Aufgrund eigener Erfahrungen und aufgrund von Literaturangaben ist der Lizenzgebührenrahmen bei Essential Patents weiter: 0,5–4 % (wie bei GSM). Siehe auch Canty/Swanson, Mitt. 2011, 122 f.; Trimborn, Mitt. 2011, 74 ff., 76; Jack Schofield (Jack’s Blog), www.zdnet.com, 31.5.2014, Patent insanity: Royalty fees could reach $ 120 on a $ 400 smartphone; Edwards, les Nouvelles 2017, 6 ff.; Bär/Ballestrem, Mitt. 2018, 437 ff.; www.iam-market.com, 2019 – Via Licensing revises royalty rates in effort to appeal to SMEs and Asian wireless device makers. Der Patentpoolverwalter Avanci, der (auch) im Automotive-Bereich SEPs verwaltet, bietet auf seiner Webseite (avanci.com) folgende Lizenzgebühren für die Nutzung der von ihm verwalteten SEPs „je“ Auto („vehicle“) an: eCall only: $3/vehicle, 3G (includes 2G and eCall): $ 9/vehicle, 4G (includes 2G/3G and eCall): $ 15/vehicle: Avanci wurde u.a. vom ehemaligen Leiter der Patentabteilung von Ericsson gegründet. 3 Vgl. dazu auch Benkard, PatG, Rn. 15 zu § 13. 4 BAnz. Nr. 156 vom 18.12.1959. 5 Vgl. dazu Reimer/Schade/Schippel, S. 348 ff. In einem Einigungsvorschlag der Schiedsstelle beim Deutschen Patentamt zu einer Arbeitnehmererfindersache vom 13.11.1963 in Bl. 1964, 354 f. ist von einem Prozentsatz von 3–5 % in der Mehrzahl der Fälle bei großen Objekten die Rede. Dies entspricht auch den Erfahrungen der Verfasser. Der BGH, 6.3.1980, DB 1980, 2502, legt für chemische Verfahren eine Lizenzgebühr von 8 % zugrunde. Den gleichen Wert nennt für ein chemisches Verfahren auch der BGH in seinen Entscheidungen vom 15.6.1967, GRUR 1967, 655 ff.; BGH, 2.12.1997, GRUR 1998, XXIII = Mitt. 1998, 1417 ff.; siehe auch die Tabelle bei Henn, Rn. 257. Schoppe, BB 2014, 2199 ff. 6 Vgl. dazu BGH, 24.9.1979, GRUR 1980, 38. 7 Az.: VII ZR 164/64. 8 BGH, 24.11.1981, GRUR 1982, 301. 9 Vgl. Reimer, GRUR 1957, 195; zur Übersicherung vgl. auch BGH, 16.12.1957, BGHZ 26, 185. 10 Vgl. BGH, 26.6.1969, GRUR 1969, 677, 680. 11 Vgl. Bartenbach, Rn. 1781. 12 OLG München, 28.6.1990 – „Windsurfing“, WuW/E 1991, 412. 13 Vgl. dazu mit Nachweisen Vollrath, GRUR 1983, 52, 53; Henn, Rn. 250 f. 14 Vgl. dazu auch unten Rn. 236 ff. 15 Vgl. BGH, 5.7.1960, GRUR 1961, 27. 16 Vgl. Heine, GRUR 1961, 29; Vollrath, GRUR 1983, 52, 53; Henn, Rn. 250 f.; OLG Düsseldorf, 31.8.2006, Mitt. 2007, 143 ff. mit Anm. Kreuzkamp. 17 Vgl. dazu OLG München, 18.11.1954, GRUR 1956, 413; BGH, 5.7.1960, BB 1960, 998 = GRUR 1961, 27; Henn, Rn. 250 f.; vgl. auch Rn. 77 ff. 18 GRUR 1961, 27. 19 GRUR 1977, 539. Siehe auch bzgl. eines Vertriebsvertrags BGH, 9.12.1992, GRUR 1993, Heft 5, XVIII: DM 66 000,– und bzgl. Dias die Entscheidung BGH, 24.6.1993, ZUM 1994, 358 f. = GRUR 1993, 899 ff., wobei anzumerken ist, dass der BGH zwar von einer Pauschallizenz sprach, aber eine Stücklizenz meinte. Dies zeigt, dass bei Vertragsverhandlungen und in Verträgen klargestellt werden muss (Definition!), was unter einem bestimmten Begriff zu verstehen ist. 20 Vgl. dazu B. Johannesson, GRUR 1978, 269 f.; Henn, Rn. 253 ff. 21 Vgl. dazu unter Rn. 468 ff. 22 Vgl. RG, 12.6.1942, GRUR 1943, 35. 23 Vgl. dazu BGH, 15.3.1973, GRUR 1974, 40. 24 Vgl. dazu BGH, 11.10.1977, GRUR 1978, 166; BGH, 14.11.2000, GRUR 2001, 223 ff. m.w.N. = NJW 2001, VIII. 25 Vgl. dazu auch oben Rn. 85 ff., und BGH, 14.11.2000, GRUR 2001, 223 ff. 26 RG, 12.6.1942, GRUR 1943, 35; Henn, Rn. 260 ff.; Benkard, PatG, Rn. 130 zu § 15. 27 BGH, 15.3.1973, GRUR 1974, 40. 28 Vgl. auch Benkard, PatG, Rn. 130 zu § 15. 29 Vgl. Storch, GRUR 1978, 168. 30 Vgl. dazu oben Rn. 89; § 313 BGB. 31 Vgl. Rn. 149 ff. und Pagenberg/Beier, S. 258 Rn. 192 ff. m.w.N. 32 RG, 15.10.1930, MuW 1931, 32. 33 RG, 25.4.1936, Mitt. 1936, 233. 34 Reimer, PatG, Anm. 51 zu § 9; Schade, S. 43. 35 BGH, 11.10.1977, GRUR 1978, 166. 36 Vgl. District Court, District of Columbia, 17.2.1956, GRUR Int. 1956, 274. 37 Vgl. Rn. 149 ff. 38 Vgl. Rn. 118 ff. 39 BKartA, TB 1963, 67. 40 Vgl. Rn. 537 ff., 582 ff. 41 Vgl. Rn. 537 ff., 582 ff. 42 So auch Rasch, S. 36; vgl. auch Court of Appeals, Third Circuit, 19.4.1960, GRUR Int. 1962, 262. 43 Reimer, PatG, Anm. 50 zu § 9. 44 RG, 19.7.1935, GRUR 1936, 121. 45 RG, 3.10.1936, GRUR 1937, 37. 46 Vgl. BGH, 15.6.1967, GRUR 1967, 655, unter Berufung auf RG 144, 187, 193. 47 Vgl. dazu Stumpf, Der Know-How-Vertrag, Rn. 90 ff. 48 Rasch, S. 51. 49 Benkard, PatG, Rn. 36, 38 zu § 9, Rn. 128 zu § 15; Krausse/Katluhn/Lindenmaier, Anm. 48 zu § 6; vgl. auch Lindenmaier, GRUR 1939, 505, und 1952, 294; Ohnesorge, Mitt. 1937, 38. 50 BGH, 21.11.1958, GRUR 1959, 232; BGH, 8.3.1973, GRUR 1973, 518. 51 BGH, 21.11.1958, GRUR 1959, 232. 52 BGH, 21.11.1958, GRUR 1959, 232. 53 BGH, 21.11.1958, GRUR 1959, 232; BGH, 8.3.1973, GRUR 1973, 518, 520. 54 BGH, 21.11.1958, GRUR 1959, 232. 55 LG Düsseldorf, 6.10.1987, GRUR 1988, 116; auch OLG Düsseldorf, 29.3.1984, GRUR 1984, 651, bejahend zu der Frage, ob eine unmittelbare Patentverletzung des Verkäufers bei abschnittsweisem Einzelteile-Verkauf einer patentierten Vorrichtung vorliegt. 56 Vgl. Rn. 516 ff. 57 Vgl. BGH, Urt. v. 13.3.1962, GRUR 1962, 401, 404, mit umfassender Erörterung der wesentlichen Gesichtspunkte. 58 BGH, 13.3.1962, GRUR 1962, 405; BGH, 30.5.1995, GRUR 1995, 578 ff. 59 Vgl. oben Rn. 107; siehe auch Benkard, PatG, Rn. 127 ff. zu § 15 m.w.N.; Bartenbach, Rn. 1735 ff. 60 RG, 15.2.1938, GRUR 1939, 721. 61 RG, 17.11.1939, GRUR 1940, 146. 62 Vgl. Rn. 125. 63 BGH, 13.3.1962, GRUR 1962, 403, 404 mit ausführlichen Nachweisen in der Rechtsprechung; vgl. auch BGH, 26.6.1969, GRUR 1969, 677, mit ablehnenden Anmerkungen von Fischer, S. 680; vgl. dazu auch Entscheidung der EG-Kommission vom 20.8.1983, ABl. 1983 L 229; BKartA, TB, 1981/82, 92; vgl. auch zu den kartellrechtlichen Problemen Rn. 548 ff. 64 Vgl. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle des Deutschen Patentamtes vom 13.11.1963, Bl. 1964, 354 f. 65 Vgl. dazu auch oben Rn. 114. 66 BGH, 5.7.1960, BB 1960, 998 = DB 1960, 1965. 67 Vgl. dazu oben Rn. 113 ff. 68 Vgl. dazu auch Stumpf, Der Know-How-Vertrag, Rn. 100, 111. 69 Vgl. dazu oben Rn. 113 ff. 70 Vgl. Rn. 103, 111, 117. 71 Vgl. Rn. 136, 140. 72 § 286 BGB. 73 § 288 Abs. 1 BGB, wenn am Rechtsgeschäft Verbraucher beteiligt ist. 74 § 288 Abs. 2 BGB, wenn am Rechtsgeschäft Verbraucher nicht beteiligt ist; Pfaff/Osterrieth, S. 198 Rn. 20. 75 §§ 247, 288 BGB n.F.; siehe auch www.bundesbank.de bzgl. des jeweils aktuellen Basiszinssatzes. Die Rechte des Lizenzgebers bestimmen sich nach §§ 280 ff., 311a, 323 bzw. 314, 325, 326 BGB. 76 RG, 9.7.1921/1922, MuW 1921/1922, 189; RG, 12.2.1930, RGZ 127, 243; siehe auch Pagenberg/Beier, 266 f. Rn. 212 ff.; Benkard, PatG, Rn. 145 f. zu § 15, Henn, Rn. 258, 269 ff., Pfaff/Osterrieth, S. 221 f. jeweils m.w.N., sowie Götz, GRUR 2001, 295, 300 f., und § 286, Abs. 3 BGB n.F. 77 Siehe § 259 BGB; z.B. aus jüngerer Zeit BGH, 25.5.1993, GRUR 1993, 897 ff.; LG Düsseldorf, 24.11.1994, Mitt. 1996, 243 ff.; BGH, 20.12.1994, NJW 1995, 1905 ff.; OLG Köln, 17.3.1995, GRUR 1995, 676 ff. bzgl. Urheberrecht; OLG Karlsruhe, 12.4.1995, GRUR 1995, 772 ff., und LG Oldenburg, 31.1.1996, NJW-CoR 1996, 328; OLG München, 17.10.1996, Mitt. 1997, 100 ff.; BGH, 13.11.1997, GRUR 1998, 689 ff. „Copolyester II“ = NJW 1998, 3492 ff. = Mitt. 1998, 105 ff. = CR 1998, 272 = WRP 1998, 397 ff.; vgl. auch Jestaedt, GRUR 1998, 808 f.; Bender, Mitt. 1998, 216 ff., und Rosenberger, GRUR 2000, 25 ff., jeweils zu den vorgenannten drei Urteilen; siehe auch zu § 10a Abs. 6 SortenschutzG BGH, 13.11.2001, Mitt. 2002, 30 ff.; LG Düsseldorf, 17.2.1998, Mitt. 1998, 235 ff. „Formpresse“; siehe auch Grabinski, GRUR 2001, 922 ff., und Hellebrand, GRUR 2001, 678 ff. 78 Vgl. RG, 12.2.1930, RGZ 127, 243 = GRUR 1930, 430 = MuW 1930, 243 = Bl. 193, 157 = JW 1930, 1672 Nr. 2; vgl. zur erweiterten Auskunftspflicht in Form eines Besichtigungsrechts (§ 809 BGB) BGH, 2.5.2002, GRUR 2002, 1046 = Mitt. 2002, 454; BGH, 16.4.2002, WRP 2002, 835 ff.; Teplitzky zur jüngsten Rspr. des BGH, GRUR 2003, 272, 276 m.w.N.; König, GRUR 2003, 217 f.; ders., Mitt. 2002, 153 ff., sowie den Überblick von Jestaedt zu Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüchen im Arbeitnehmererfinderrecht, GRUR 2003, 41; Besichtigungsanspruch bei Computern: KG Berlin, CR 2001, 80 ff.; zur Standortbenennung eines patentverletzenden Geräts: OLG Düsseldorf, GRUR 2003, 1072 = GRUR-RR 2003, 327 ff.; Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht nach Markenrechtsverletzung OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2002,23 ff.; OLG München, GRUR-RR 2002, 57 ff.; OLG Hamburg, GRUR-RR 2004, 201; siehe auch die Rechtsprechung des 1. (Urheberrechts-) und 10. (Patentrechts-)Senats des BGH: www.bundesgerichtshof.de/entscheidungen.php (zuletzt abgerufen am 18.12.2019), z.B. BGH, 1.8.2006, GRUR Int. 2007, 157 ff.; siehe auch Obergericht Tokio, GRUR Int. 1998, 432: Auskunft, auch wenn Geschäftsgeheimnisse offenbart werden. Zur Auskunft bei Patentverletzung auch Bodewig, GRUR 2005, 632 ff.; KG, 20.9.2005, NJW-RR 2006, 546 ff.: Lizenzabrechnung über ausländische Abrechnungsstelle = GRUR-RR 2006, 316; BGH, 14.2.2006, WRP 2006, 607 ff. = GRUR 2006, 575 ff.; BGH, 13.9.2005, WRP 2006, 120 ff. und OLG Naumburg, 26.6.2006, GRUR 2007, 584 ff. zum Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch bei Sortenschutzrechten; Dietrich, GRUR-RR 2006, 145 ff.; OLG Frankfurt a.M., 17.1.2006, NJW-RR 2006, 1344 f. – Besichtigungsanspruch von Software = CR 2007, 145 ff. = GRUR-RR 2006, 295 ff. und dazu Rauschhofer, GRUR-RR 2006, 249 ff.; Schmaltz/Kuczera, GRUR 2006, 97 ff.; Auskunft bei Markenverletzung: BGH, 23.2.2006, WRP 2006, 749 ff.; BGH, 6.2.2007, GRUR 2007, 532 ff. – Umfang des Auskunftsanspruchs für eine Schadensschätzung. BGH, 14.2.2008, Mitt. 2008, 471 f. – Hollister, zur verneinten Auskunftspflicht (§ 19 Abs. 1 MarkenG) bzgl. Einkaufs- und Verkaufspreise; BGH, 25.3.2010, GRUR 2010, 1090 ff. zur Auskunftspflicht über Werbeerlöse bei unerlaubter Sendung eines Videofilms; Kather/Fitzner, Mitt. 2010, 325 ff.; vgl. auch BGH, 17.11.2009, WRP 2010, 547 ff. – Türinnenverstärkung = GRUR 2010, 223 ff. = Mitt. 2010, 138 ff. und dazu Volz, GRUR 2010, 865; BGH, 16.11.2009, Mitt. 2010, 183 ff. – Lichtbogenschnürung (§ 809 BGB) = GRUR 2010, 318 ff. = WRP 2010, 541 ff.; OLG Düsseldorf, 11.9.2008, Mitt. 2009, 400 ff. (§§ 140 ff. PatG); Kühnen, Mitt. 2009, 211 ff. und im Gegensatz zur „Düsseldorfer Praxis“ OLG München, GRUR-RR 2009,191– Laser-Hybrid-Schweißverfahren, und dazu wiederum Müller-Stoy, GRUR-RR 2009, 161 ff.; ders., Mitt. 2009, 361 ff. und 2010, 267 ff.; Trimborn, Mitt. 2010, 461 ff.; Kather/Fitzner, VPP-Rundbrief 2009, 58 ff., dies., Mitt. 2010, 325 ff.; Zöllner GRUR-Prax 2010, 74; Bartenbach/Jung/Fock, Mitt. 2010, 373 ff.; Haag, Mitt. 2011, 159 ff.; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 8.9.2011, GRUR-RR 2012, 406 ff. – Nullauskunft; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 13.6.2012, GRUR-RR 2012, 405 f. – GPRS-Zwangslizenz III; BGH, Urt. v. 20.9.2012, CR 2013, 284 ff. – Anspruch auf Quellcode-Herausgabe bei Übernahme von Komponenten – UniBasic-IDOS; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 23.1.2013, Scheibenbremse (Auskunftspflicht auch hinsichtlich Tochtergesellschaften); Thum, „OLG Köln: Auskunftsanspruch bei umfangreicher Auslandsverwertung“ zu OLG Köln, Urt. v. 17.1.2014– Alarm für Cobra 11; Cepl, BGH: Umfang der Rechnungslegungspflicht beim Restschadensersatzanspruch, GRUR-Prax 2019, 214. Diese Urteile und diese Literatur sind auch geeignet, um Buchprüfungsklauseln bei Lizenzverträgen zu begründen und zu gestalten; siehe ergänzend Rn. 396. 79 Siehe Fn. 78. 80 Fn. 75. 81 Vgl. Rn. 91, § 314 BGB. 82 Vgl. RG, 9.9.1936, GRUR 1937, 1003 = JW 1936, 3449; Benkard, PatG, Rn. 145 f. zu § 15. 83 Vgl. JW 1936, 3450. 84 Vgl. RG, 6.4.1927, MuW 1926, 392; Benkard, PatG, Rn. 146 zu § 15 m.w.N.; Henn, Rn. 272.; vgl. auch zur Möglichkeit der eidesstattlichen Versicherung (§ 259 Abs. 2 BGB) aufgrund einer Sorgfaltspflichtverletzung, die darin liegt, dass die Auskunftspflichtige wiederholt unrichtige, unvollständige oder ungenaue Auskünfte gibt, LG Düsseldorf, 24.7.2998, GRUR-RR 2009, 195 f. 85 Lüdecke, NJW 1968, 1358 ff.; a.A. Rasch, S. 47; Reimer, PatG, Rn. 56 zu § 9. Siehe auch Rn. 140 und die deshalb notwendige Regelung der Kostenübernahme bei Abweichungen, die nicht größer als 3 % betragen sollten, da anderenfalls eine Einladung zur fehlerhaften Abrechnung erfolgt. 86 Vgl. Rn. 156 ff. 87 BGH, 21.6.1979, GRUR 1979, 800; vgl. auch zur gleichgelagerten Problematik bei Arbeitnehmererfindungen BGH, 23.6.1977, GRUR 1977, 784; BGH, 19.12.2000, GRUR 2001, 323 ff.; Henn, Rn. 272. 88 BGH, 23.9.1959, GRUR 1959, 125; Lüdecke/Fischer, F 41, 554; Pagenberg/Beier, S. 256 f., Henn, Rn. 272. 89 BGH, 23.9.1958, GRUR 1959, 125. 90 BegrESchuRMog, 273. 91 BGH, 21.6.1979, GRUR 1979, 800 mit Anmerkungen von Klaka/Nieder, 804; vgl. auch BGH, 23.9.1958, GRUR 1959, 125; Pagenberg/Beier, S. 256 f.; Henn, Rn. 142. So wurde auch in der Entscheidung BGH, 21.6.1979, GRUR 1979, 800, die 30-jährige Verjährungsfrist angewandt; siehe auch LG Düsseldorf, 23.5.2000, Mitt. 2000, 458 ff.; BGH, 14.5.2002, GRUR 2002, 787 ff.; Henn, Rn. 272; zur Verwirkung des Anspruchs von Lizenzgebühren siehe BGH, 17.3.1994, GRUR 1994, 597 ff. „Zerlegevorrichtung für Baumstämme“ = NJW-RR 1995, 106 = BGHZ 125, 303 ff.; BGH, 19.12.2000, GRUR 2001, 323 = Mitt. 2002, 179 ff., zur Verwirkung von Ansprüchen wegen Patentverletzung m.w.N.; BGH, 18.10.2001, GRUR 2002, 280 ff.; BGH, 14.5.2002, GRUR 2002, 787 ff. = NJW 2002, X; Bartenbach, Rn. 1853; zur Verwirkung markenrechtlicher Ansprüche aufgrund unterlassener Marktbeobachtung GRUR-RR 2004, 14 f.; vgl. auch BGH, 29.4.1997, BB 1997, 1555 f. „Kunststoffaufbereitung“: Die Kenntnis des Lizenznehmers setzt den Lauf der Verjährungsfrist zulasten des Lizenzgebers nur dann in Gang, wenn der Lizenzgeber den Lizenznehmer mit der Geltendmachung von Rechten aus dem Patent beauftragt hat; LG Düsseldorf, 23.5.2000, Mitt. 2000, 458 ff.; Eidenmüller, NJW 2002, 1625 ff., zur Verjährung beim Rechtskauf. Mark Schweizer, Verwirkung patentrechtlicher Ansprüche (nach Schweizer Recht), www.decisions.ch/publikationen/verwirkung_patentrecht.html (zuletzt abgerufen am 18.12.2019), 17.9.2009. BGH, 15.1.2015, CR 2015, 678 ff.; AG Düsseldorf, 13.1.2015 – Verjährung des bereicherungsrechtlichen Anspruchs auf Lizenzanalogie, GRUR-RR 2015, 281; BGH, 16.6.2016, GRUR 2016, 1291 ff.; BGH, 26.3.2019 – Spannungsversorgungseinrichtung, Mitt. 2019, 227 ff. Zur Verwirkung in Deutschland: OLG Düsseldorf, BeckRS 2010, 25260 (Verwirkung bejaht: sechs Jahre Kenntnis des Inhabers einer älteren Marke von der Eintragung einer jüngeren Marke, Inhaber jüngerer Marke hatte sich schutzwürdigen Besitzstand bzgl. Benutzung der Marke aufgebaut); OLG Frankfurt a.M., MMR 2010, 831 (Verwirkung verneint: Mit Verletzer sei konkludenter Gestattungsvertrag durch Übertragung von Domains zustande gekommen. Während eines solchen Vertrags beginne eine etwaige Verwirkungsfrist nicht zu laufen); Kodek, MarkenR 2011, 502 ff.; OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 21.3.2013, GRUR-RR 2013, 433 – Vertragshändler, zur Verwirkung von markenrechtlichen Schadensersatzansprüchen; OLG Düsseldorf, Urt. v. 26.6.2012, GRUR-RR 2013, 21 ff. – Charité, keine Verwirkung markenrechtlicher Ansprüche bei Nutzung durch Vorratsgesellschaft, die zehn Jahre im Handelsregister eingetragen war; OLG Düsseldorf, Urt. v. 2.8.2012, GRUR-RR 2013, 1 ff. – Haubenstretchautomat, Verwirkung verschiedener Ansprüche aus demselben Patent (Geltendmachung eines Vorrichtungsanspruchs neben einem Verfahrensanspruch in einem Patentverletzungsverfahren nach zwölf Jahren: keine hohen Anforderungen an Verwirkung, Umstandsmoment liegt schon dann vor, wenn Patentinhaber sich während des Zeitraums Geltendmachung der Vorrichtungsansprüche nicht vorbehält); BGH, 6.2.2014, MarkenR 2014, 269 ff. und dazu Ludwig/Schwalb, WRP 2014, 669 ff.; Goldmann GRUR-Prax 2016, 260; ders., GRUR 2017, 657 ff.; US Court of Appeals fort the Federal Circuit, 16.2.2016 – Lismont v. Binzel, GRUR Int. 2016, 1034 ff.; US Supreme Court, 22.2.2017 – SCA Hygiene Aktiebolag et al. v. First Quality Baby Products, LLC, et al., Ausschluss des Einwands der Verwirkung bei nicht verjährtem patentrechtlichem Schadensersatzanspruch; BGH, 26.3.2019, GRUR Int. 2019, 799 ff. – Spannungsversorgungseinrichtung (Herausgabe des Patentverletzergewinns auch nach Verjährung). 92 Palandt/Ellenberger, § 195 Rn. 5, 15; Schmidt-Räntsch, §§ 195, 217.