Читать книгу: «Colección de Propiedad Industrial e Intelectual (Vol. 2)»

Licencias obligatorias de patentes de fármacos.

Régimen internacional y nacional: crítica

a partir de prácticas recientes en Ecuador

José Meythaler[7]

Resumen

El propósito del presente artículo es analizar el régimen de licenciamiento obligatorio de patentes de fármacos vigente en el Ecuador, a partir de la promulgación del Decreto Ejecutivo No. 118, en noviembre de 2009. La utilidad académica de este trabajo interesa a cualquier país de la región pues, como se verá, el particular régimen establecido por el gobierno ecuatoriano nos obliga a replantearnos las bases de esta institución jurídica que data del siglo XIX y, en general, las del sistema de propiedad industrial. Para esto, en primer lugar expondremos brevemente el escenario legislativo vigente y luego nos centraremos en su crítica.

Summary

The purpose of this article is to analyze the regime of compulsory licensing of drug-patents currently in force in Ecuador since the enactment of the Executive Decree No. 118, of November 2009). The academic value of this work is not limited to the Ecuadorian territory but it might interest any country in the region since the particular regime established by the Ecuadorian government forces us to rethink the basics of this universal legal institution that dates back to the nineteenth century, and, in general, those of the industrial property system. For this, firstly we will briefly expose the current legislative setting and then we will focus on its critique.

1. Régimen de licenciamiento obligatorio en ADPIC y Declaración de Doha

Si bien el primer cuerpo normativo que trata el asunto de las licencias obligatorias de patentes es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, éste se ocupa solamente de la causal de falta de explotación –que excede el ámbito de este estudio–, por lo que nos enfocaremos en los instrumentos posteriores.

Así pues, el principal instrumento que nos interesa es el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), dictado por la Organización Mundial de Comercio (OMC). En sus artículos 30 y 31, los Estados suscriptores acordaron que los derechos conferidos por las patentes puedan tener algunas excepciones, previo el cumplimiento de ciertas condiciones. Específicamente, el artículo 30 determina que:

“Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros”.[8]

Como se ve, esta norma establece, de modo amplio, que las limitaciones a los derechos originados en una patente no deberán en ningún caso:

a) Atentar de manera injustificada contra la explotación normal; ni,

b) Causar un perjuicio injustificado al titular de la patente, a la luz de los legítimos intereses de terceros.

¿Qué se entiende por “lo justificable”? En pocas palabras, se consideran medidas estatales justificables aquellas adoptadas por razones de interés público, emergencia nacional o seguridad nacional.

En conclusión, las licencias obligatorias son una limitación a los derechos exclusivos.

Operan, una vez concedidas, sobre la facultad de uso de una invención en concreto.

La aplicación de las flexibilidades depende de la voluntad de cada país miembro a la OMC.

Se especifica en la normativa de los ADPIC, que las flexibilidades les faculta a los Estados a aplicarlas siempre y cuando se adecuen a sus codificaciones nacionales, sin que se perjudique ni viole derechos consagrados, apelando a que su ejecución se apegue a favorecer los intereses de la población en lo que se refiere a acceso a medicamentos, en condiciones más humanas y reales.

En cuanto a la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública de Doha del año 2001, al ser un documento en donde se refleja el compromiso de todos los Países miembros de la OMC para favorecer a los países menos desarrollados y mayormente afectados por temas de salubridad, falta de tecnologías y capacidad para elaborar fármacos, se permite aplicar medidas o sistemas que busquen regular y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, principalmente enfocado a ayudar a los grupos de atención prioritaria. Para lo cual los Estados miembros y no miembros, están facultados, o depende de la voluntad de cada uno de sus miembros, a ejecutar este tipo de medidas de carácter legal, cumpliendo requisitos, con el objeto de beneficiar a la población que más lo necesita debido a la magnitud de las enfermedades que padecen, y la imposibilidad para consumir los fármacos requeridos.

Si bien la Declaración de Doha reconoce y hace énfasis en la importancia de las consideraciones de salud pública, no es menos cierto que en ningún momento deja de reconocer los derechos de los titulares de patentes. Lo que se permite es, en resumen, que, al momento de interpretar el ADPIC, se hagan uso de todas las flexibilidades permitidas por ese tratado internacional a favor de los terceros. Así pues, solamente bajo este marco de respeto a los derechos de los innovadores, y no más allá, cada Estado miembro sí tiene la libertad de determinar las bases sobre las cuales concede licencias obligatorias de patentes de fármacos, así como la de determinar lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia.

En palabras del Dr. Manuel Fernández de Córdoba,

“(…) la posibilidad de que el Estado pueda determinar las bases sobre las cuales se concede las licencias también merece ser precisada. Efectivamente, el sentido de la expresión “…libertad de determinar las bases…” de la Declaración de Doha no es otro que la potestad de fijar los términos de la licencia (monto de las regalías, obligaciones del licenciatario, etc.), puesto que no hay margen discrecional para determinar las causales de su otorgamiento, que ya vienen determinadas en la ley y los tratados, y que como hemos visto son únicamente dos: emergencia y seguridad nacional, pudiendo el Estado tan solo determinar las situaciones concretas que correspondan a una u a otra”.[9]

2. Excepción legal en el marco del derecho romano.

Condicionalidad y temporalidad

Los sistemas de excepción legal, que se caracterizan por suspender derechos lícitamente concedidos por la autoridad, o sistemas en los cuales el esquema constitucional entra en suspenso por circunstancias que lo demandan, se caracterizan por tener dos grandes requisitos: la condicionalidad y la temporalidad.

De hecho, cuando uno entra en el análisis del Derecho Público Romano, sobre estos dos aspectos, en ésa, el alma originaria del pensamiento jurídico nuestro, el pensamiento jurídico romano, la Dictadura surge en Roma con dos características: es comisarial y es temporal.

Marco Tulio Cicerón señalaba que, en los momentos más delicados de supervivencia de la República Romana, había que suspender el sistema legal, a efectos de entregarlo a un dictador electo en la forma prevista en el Derecho Público, con la condición de salvar la res pública, o república en términos más modernos, suspendiendo la ley y el orden institucional vigente.

La cultura jurídica consecuente que se deriva de ese pensamiento, ha creado en nuestras leyes sistemas similares de suspensión de derechos, y obviamente, los estudiosos de la propiedad intelectual, del derecho de propiedad intelectual, fácilmente van a encontrar que la figura de licencias compulsorias se basa en, asimismo, estas dos características: la condicionalidad y la temporalidad.

Condicionalidad, porque las licencias obligatorias sólo se otorgan cuando existen factores exógenos que se caracterizan por una emergencia actual o inminente sobre la sociedad, que hace imprescindible el sacrificio de los derechos de la patente en poder de su titular para compartirlos con terceros; y, temporalidad, porque las licencias obligatorias sólo pueden subsistir mientras tal condición permanezca en el tiempo. Sin estas características, no hay razón que justifique la concesión de una licencia obligatoria sobre una patente, pues en este evento no habría licencia obligatoria, sino confiscación de la propiedad y eventual colusión entre la Autoridad que concede la licencia obligatoria y quien se beneficia de la misma.

Si el titular de un derecho concedido por el Estado, el titular de una patente farmacéutica en el caso concreto, debe ceder sus derechos para hacer posible la realización de la salud pública, entonces, es lícito, es coherente y es ético, que esos derechos se suspendan, siempre que exista el elemento fáctico que aquello provoque. Es decir, la licencia compulsoria, que es un esquema de la suspensión de los derechos lícitamente adquiridos a través de un acto administrativo denominado patente farmacéutica, sólo puede existir en la medida en la que, una causa de emergencia sanitaria, un interés público sobresaliente, claramente perceptible, amerite la suspensión de los efectos jurídicos del acto administrativo denominado patente. He ahí la característica de condicionalidad, y la segunda característica de temporalidad, que obliga a que los derechos derivados de la patente farmacéutica, se restauren inmediatamente, cuando haya culminado la causa, el elemento exógeno que lo provoca: la emergencia sanitaria.

Uno podría concluir fácilmente que la licencia compulsoria sólo puede ser la consecuencia jurídica de una emergencia sanitaria. Sin emergencia sanitaria, no pueden suspenderse los derechos derivados de un acto administrativo denominado patente farmacéutica; porque sería contrario al sentido filosófico de la figura, y porque no tendría sustento legal.

3. Constitución de la República del Ecuador

A partir del artículo 66 de la Constitución Política del Ecuador, se establece a manera introductoria que el derecho a la propiedad en todas sus expresiones, deberá ser ejercido por sus titulares con “…función y responsabilidad social y ambiental”, convirtiéndose en tarea del Estado su reconocimiento y garantía, a través de la adopción de políticas que promuevan su pleno ejercicio.

Específicamente, en los artículos 321[10] y 322,[11] donde se trata acerca de los tipos de propiedad, se realiza el reconocimiento de este derecho bajo dos perspectivas. La primera, se refiere al derecho a la propiedad como un derecho real, cuyo objeto de protección recae sobre bienes tangibles, el mismo que es reconocido y garantizado por el Estado ecuatoriano en todas sus formas siempre que su ejercicio se dé respetando la función social y ambiental que debe cumplir dentro de la sociedad.

La segunda contempla como objeto de protección, aquellas creaciones intelectuales cuya manifestación no es necesariamente material; desde la perspectiva de la propiedad industrial esta diferenciación es necesaria ya que “…el inventor debe gozar los derechos exclusivos propios de las patentes, y no derechos del tipo del dominio u otros derechos reales, que no se prestan a ser extendidos a la protección de toda explotación de la invención,…”.[12]

Es importante aclarar que la función social de la propiedad, deberá ser entendida como el conjunto de limitaciones reconocidas dentro del ordenamiento jurídico, que afectarán el normal ejercicio y goce del derecho por parte de su legítimo titular, cuyo sustento encuentra cabida en la idea de que al ser un derecho subjetivo, su goce siempre estará subordinado al cumplimiento de intereses jurídicos superiores, es decir, que trasciendan la esfera del beneficio privado.

Puntualmente, respecto de los derechos del titular de la patente, Mathély[13] argumenta que las restricciones que impiden que su ejercicio sea absoluto, se fundamentan en dos razones, una de ellas se origina en el ejercicio abusivo de los derechos del titular de la patente (i); y, la otra por situaciones que pudiesen afectar el interés general de la población, siendo esta última clase de eventos, la que motiva la determinación de la función social de la propiedad como una limitante y, a la vez, condición imprescindible para su ejercicio y que da origen, bajo pautas estrictamente regladas, a las licencias obligatorias de las patentes, en términos, como vimos, condicionales y temporales (ii).

En virtud del artículo 322 de la Constitución, además de reconocer a la Propiedad Intelectual como prerrogativa, se otorga al legislador la potestad normativa y reguladora sobre asuntos relacionados con la protección y ejercicio del derecho a la propiedad constituida sobre bienes inmateriales, cuyo reconocimiento constitucional representa “….una garantía que el Estado ofrece a los creadores e inventores,…”;[14] sin embargo, para ello será necesario que los subsecuentes cuerpos normativos respondan a los principios generales y a los parámetros de aplicación contenidos en instrumentos normativos de raigambre internacional, tales como el Acuerdo sobre los ADPIC y la Declaración de Doha, ya vistos; y, la Decisión 486 de la CAN. Es decir, que los cuerpos normativos internos respeten al menos las dos condiciones esenciales de las licencias obligatorias, antes analizadas, que son: la condicionalidad de las mismas (i) y su temporalidad (ii); aparte de que no pueden modificar la Constitución o los tratados internacionales por expresa prohibición legal.

4. Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena

En el caso de la República del Ecuador, el ejercicio de la libertad consagrada por la “Declaración de Doha” para normar el licenciamiento obligatorio de patentes de fármacos –su voluntad soberana– se ha plasmado principalmente en un acuerdo comunitario: la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

El artículo 65 de la Decisión 486, prescribe como parámetro general que:

“Artículo 65.- Previa declaratoria de un País Miembro de la existencia de razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter la patente a licencia obligatoria. En tal caso, la oficina nacional competente otorgará las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible. / La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica. / La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola”.[15]

Es decir, la norma comunitaria andina ratifica la imprescindible presencia de las características de condicionalidad y de temporalidad para autorizar a los Países miembros la concesión de una licencia obligatoria.

5. Ley de Propiedad Intelectual

En el artículo 1 de la Ley ecuatoriana de Propiedad Intelectual, se establece que:

“El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador”.[16]

La citada norma señala la necesidad de que el Derecho de Propiedad Intelectual guarde armonía con las normas contenidas tanto en instrumentos internacionales como el Acuerdo sobre los ADPIC y la Decisión 486, como aquellas provenientes de la legislación ecuatoriana.

En el caso específico de las licencias obligatorias, aquellos principios, requisitos y procedimientos de aplicación general contenidos en la normativa internacional, deberán ser adaptados al entorno ecuatoriano, a través de su aplicación directa y sin necesidad de normas que las validen (i); pero si de todas maneras esas normas internas se expiden, las mismas, al ser de jerarquía inferior a las anteriores, deberán guardar armonía con las normas internacionales y legales a las que se refieran (ii).

Con estos antecedentes, el tratamiento normativo que la Ley de Propiedad intelectual realiza sobre las licencias obligatorias, se determina a partir del Libro Segundo De la Propiedad Industrial, Capítulo II De Las Patentes de Invención, Sección VII Del Régimen de Licencias Obligatorias, artículos 154 y siguientes. El artículo 154, realiza un detalle pormenorizado de sus implicaciones, individualizando aquellas circunstancias, cuya naturaleza amerita un tratamiento especial a través de la aplicación de licencias obligatorias.

En concreto, una de las circunstancias que el legislador ecuatoriano ha considerado como meritoria de un especial tratamiento normativo, está dada por la disposición contenida en el artículo 154 de la referida Ley, en el que se determina que: “Previa declaratoria del Presidente de la República acerca de la existencia de razones de interés público de emergencia o de seguridad nacional y, sólo mientras estas razones permanezcan, el Estado podrá someter la patente a licencia obligatoria en cualquier momento…”;[17] criterio que a más de confirmar la posición del Ecuador sobre el uso de licencias obligatorias, coincide con lo determinado en las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y más aún, en la Declaración Ministerial de Doha, instrumento que promueve la utilización de licencias obligatorias con el objetivo de proteger la salud pública y promover el acceso a medicamentos.

Resulta evidente que la Ley de Propiedad Intelectual se hace eco de las características de condicionalidad (i) y temporalidad (ii) de las licencias obligatorias, convirtiendo en actuaciones ilegales la expedición de este tipo de licencias en circunstancias ajenas a la necesidad imperiosa o emergencia (condicionalidad) y con una duración similar al de la emergencia (temporalidad).

6. Decreto Ejecutivo No. 118

La protección de bienes jurídicos superiores como la salud y la adopción de medidas para llevarla a cabo eficazmente, son deberes inexcusables para cualquier Estado.

Siendo así, no hacía falta declararlos de interés público, ya que éste es consustancial a esos deberes. Y como la salud pública no se entiende al margen de las políticas del Estado, su tutela no puede ser coyuntural sino permanente.

Si el interés público es un concepto abstracto que sólo se concreta en situaciones particulares no permanentes, ¿podría entonces justificarse la concesión de licencias obligatorias de patentes al amparo de un interés general que subyace a toda política de Estado? La respuesta es no.

Las normas que regulan las licencias obligatorias, establecen con unanimidad las condiciones para concederlas. Y ninguna las permite, incluida la Declaración de Doha, sin que haya surgido previamente una situación concreta que motive la emergencia, ni permite su subsistencia sino mientras esa emergencia exista. Vuelvo nuevamente a las características de las licencias obligatorias; elementos sin los cuales no puede hablarse propiamente de licencias obligatorias, sino de acuerdos para enriquecer indebidamente a su titular (i) y para privar confiscatoriamente de sus derechos al titular de la patente (ii).

Así, si el propósito del Decreto 118 fue declarar de interés público el acceso a los medicamentos, la concesión de licencias obligatorias justificadas por ese interés sigue, no obstante, condicionada a la verificación de una circunstancia excepcional. De ahí que sea precipitado sostener que el Decreto afecta automáticamente a todas las patentes de medicamentos que están vigentes, por el sólo hecho de haberse declarado de interés público el acceso a los mismos, tal y como lo viene interpretando el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (autoridad competente para el otorgamiento de licencias obligatorias), en los casos sobre los que se ha pronunciado.

Además, todas las normas invocadas para la expedición del Decreto coinciden en que las licencias obligatorias tienen una duración temporal que se limita a la de la situación de emergencia que las motiva.

Por consiguiente, el interés público que éste declara y que es inherente a todas las políticas de Estado, que son permanentes, no puede ser en sí mismo condición suficiente para la concesión de las licencias, que siempre son temporales.

Asimismo, normalmente en cuestiones sanitarias o de salud, cada situación de emergencia se suscita a partir de factores distintos.

Resulta entonces imposible que en una misma circunstancia sea preciso conceder licencias obligatorias de todos los medicamentos protegidos con patentes.

La vinculación de la patente y el medicamento con el tipo de enfermedad que genera la emergencia resulta esencial. Se trata, por lo mismo, de un análisis casuístico, es decir caso por caso, el que debe hacerse para la concesión de una licencia obligatoria.

El Decreto número 118 no habilita la privación ilícita de los derechos los titulares de patentes; todo por el contrario, se limita a señalar un interés público en el acceso a los medicamentos (i); y, la exigencia de que en los procesos de licencias obligatorias, se cumplan estrictamente las normas de los tratados internacionales y de las leyes internas del País (ii).

7. Instructivo No. 10-04-P-IEPI.

Crítica a partir de prácticas recientes

Si bien en la legislación ecuatoriana de Propiedad Intelectual, para la emisión de licencias obligatorias es necesario que medie una solicitud del interesado, es importante resaltar que en el caso de aquellas licencias originadas en razones de interés público, el proceso inicia con la declaratoria previa del Presidente de la República respecto de la existencia de esas razones; acto de potestad gubernativa con el que los solicitantes encuentran cobijo para adquirir un derecho de explotación comercial del cual normalmente carecerían.

En forma concomitante, el 15 de enero del año 2010, el Presidente del IEPI (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) emitió la Resolución No. 10-04 P-IEPI que contiene el Instructivo para la Concesión de Licencias Obligatorias sobre Patentes de Fármacos, que establece un procedimiento sumario, e ilegal, de concesión de licencias obligatorias, en el que el IEPI, por toda competencia, se limita a trasladar al Ministerio de Salud la responsabilidad de que se conceda o no la licencia obligatoria, bajo dos requisitos normativos no existentes en la Ley. El primer requisito, ilegal, es que el Ministerio de Salud señale si el medicamento protegido por la patente es de interés público, en cuyo supuesto el IEPI renuncia a toda otra competencia y se limita a actuar como concedente público de la licencia solicitada; y, el segundo requisito, también ilegal, es el señalamiento de pseudos criterios sanitarios para la determinación de si un medicamento es de interés para la salud pública, los cuales consideran de interés a todos, absolutamente todos los medicamentos, con lo cual no hay criterio sanitario alguno. En síntesis, el IEPI se limita a enviar al Ministerio de Salud una petición de que califique al medicamento como de interés para la salud pública; pero bien podría obviar este paso, pues el Ministerio de Salud considera prioritarios para la salud a todos los medicamentos.

Es un proceso administrativo simulado, por medio del cual el IEPI facilita la apropiación de los derechos de Propiedad Intelectual del titular de la Patente, el cual no tiene defensa alguna frente a la privación ilegítima de sus derechos, perfeccionada por el acto del Ministerio de Salud con la calificación de interés público del medicamento protegido por la patente.

A ello se suma, que el IEPI en la práctica niega todas las pruebas trascendentes solicitadas por el titular de la patente, redondeando de esta manera la implícita inexistencia del proceso administrativo, el cual es simulado.

Este remedo de proceso administrativo es inconstitucional por viabilizar la confiscación pública de la patente y conceder sus derechos a quien no ha inventado el medicamento.

En este orden de cosas, la patente deja de tener interés alguno. Los derechos que de ésta se derivan son reemplazados por una regalía fijada arbitrariamente por el IEPI y que en la gran mayoría de los casos es una cifra ridículamente baja, que engloba una segunda simulación: la de la justa paga.

Analizados los textos internacionales y nacionales, no hay fundamento legal para semejante conducta administrativa. La implícita derogatoria del principio de legalidad en los procesos de concesión de licencias obligatorias, más el sacrificio del derecho de prueba, que equivale al derecho de defensa, y a lo que se suma la asignación de una irrisoria paga señalada por el propio IEPI en reemplazo de los derechos de Propiedad Intelectual, configuran un implícito acuerdo entre el IEPI y el solicitante de la licencia para privar ilegítimamente al titular de la patente de sus derechos.

Si la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual niega tener competencia para constatar que se cumplan los requisitos estipulados por la Ley para el otorgamiento lícito de licencias obligatorias, como en efecto lo hace, se crea un vacío institucional en perjuicio de los legítimos derechos del titular de la patente objeto del trámite de licencias obligatorias.

El Decreto Ejecutivo número 118 específicamente declara y limita la competencia del IEPI, a través de la DNPI, para otorgar licencias obligatorias. No le otorga capacidad legislativa, ni le permite confiscar lo ajeno:

“Artículo 2.- El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), a través de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, es la Oficina Nacional Competente para otorgar las licencias obligatorias a quienes las soliciten, siempre que cumplan con los requisitos exigidos en la legislación aplicable y en este decreto. La autorización de las Licencias Obligatorias será considerada en función de sus circunstancias propias y deberá ser fundamentada en cada caso. El IEPI concederá las licencias obligatorias en coordinación con el Ministerio de Salud Pública”.

De la norma se desprende que el señor Presidente de la República dispuso el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley. Al no hacerlo, el IEPI viene actuando al margen de lo dispuesto por el máximo representante de la Función Ejecutiva.

Esta posición del IEPI modifica el sistema legal de patentes y de licencias obligatorias y pone a las manos de terceros la invención patentada, concediéndoles un derecho de explotación y enriquecimiento que no es coherente, técnica y moralmente, con el sentido de las características de condicionalidad y temporalidad que acompaña a una solicitud de licencia obligatoria.

8. Conclusión

En conclusión, es imperativo para el Estado y sus instituciones, que el procedimiento diseñado por ADPIC, por Doha, por la Decisión 486, por la ley de Propiedad Intelectual y por el Decreto Ejecutivo No. 118, para la concesión de licencias obligatorias sea respetado a conciencia, con mayor rigurosidad todavía por la autoridad competente, en este caso el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y el Ministerio de Salud Pública, entidades que comparten responsabilidad en el proceso de concesión de licencias obligatorias, y cuya actuación deberá reflejar de forma unívoca que la adopción de esta institución en Ecuador, tanto en la teoría como en la práctica responde de manera acorde a lo dispuesto en la normativa internacional, comunitaria y nacional sobre la materia.

Las decisiones en el futuro deberán ser debidamente motivadas, ya que la delicada naturaleza de los bienes jurídicos que se encuentran en juego demanda tal tratamiento, en especial cuando la concesión injustificada de licencias obligatorias torna ilegítimo al sistema y los objetivos que éste persigue.

Por último, se espera que el presente aporte, fruto de un análisis pormenorizado sobre el problema del mecanismo de otorgamiento de licencias obligatorias en la República del Ecuador, no sólo refleje una realidad actual, sino que logre captar el interés de la sociedad, y con ello se enriquezca el debate sobre un tema que reviste vital interés en lo que a defensa de derechos fundamentales respecta.

La propiedad intelectual vs. La libertad de

expresión. A propósito del uso de

las tecnologías de la información y comunicaciones: TIC

y los proveedores de servicios de internet: ISP

Martín Augusto Cortese

Resumen

El trabajo desarrolla la temática que abarca la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en el marco de las nuevas tecnologías de la información. En especial, el contrapeso que se genera entre el derecho a un reconocimiento de resarcimiento como consecuencia del daño producido a un bien determinado, y otro derecho de igual, o incluso, de mayor jerarquía como ser la libertad de expresión.

Se analizan diversos antecedentes jurisprudenciales y la problemática a luz de la doctrina en el marco de la legislación específica.

La actividad de los ISP (Internet Services Providers), es de vital importancia para poder ejercer, actualmente, el derecho de expresión e información, pero debe tomarse todo recaudo posible a efectos de evitar que se vulneren los derechos de propiedad intelectual.

Summary

The article deals with the infringement of intellectual property rights through the new information technologies. There is tension when damages must be recognized for affecting protected rights in view of other rights of equal or even more hierarchy such as freedom of expression. Jurisprudence and doctrine are analyzed.

The work performed by Internet Services Providers is crucial for exercising the rights of freedom of expression and information, but it is necessary to prevent infringements of intellectual property rights.

1. Los bienes intelectuales vulnerados por uso

de la internet

En primer lugar, cabe señalar que, para el presente, haremos uso del término “Internet” como lo define la Real Academia Española,[18] a efectos de evitar caer en tecnicismos complejos. No obstante, a partir de la sanción de la Ley N° 27.078 “Argentina Digital”, encontramos una definición para un término aún más amplio, el de Tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC–,[19] al que referiremos posteriormente.

Por otra parte, siguiendo la doctrina del autor alemán Josef Kohler,[20] afirmamos que el dominio en su concepción tradicional receptada –entre otros– por el Código Civil argentino, solo puede referirse a cosas materiales, por ello se admite hacia el creador[21] un derecho exclusivo sobre los bienes inmateriales que haya originado, los que son económicamente valiosos pero de naturaleza disímil a los correspondientes a los bienes materiales.

Así, arribamos a la Propiedad Intelectual. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define[22] el concepto como: “La expresión ‘propiedad intelectual’ se reserva a los tipos de propiedad que son el resultado de creaciones de la mente humana, del intelecto”.[23]

Ahora bien, tales derechos basados en el concepto amplio de propiedad,[24] en lo que nos ocupa, pueden llegar a encontrar un rival de peso en el derecho de libertad de expresión.

Recordamos que, con rango constitucional, provisto por el artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta Magna, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica,[25] dispone en su artículo 13, con relación a la Liberta de pensamiento y expresión, que: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente por escrito o en forma impresa o artística o cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vía o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones…”.

Al respecto, Porto afirma que “Las constituciones americanas, con mayor o menor amplitud, con más o menos excepciones, protegen la libertad de prensa, de pensamiento o de expresión. Este derecho básico para toda sociedad democrática está consagrado para todos los habitantes; resultando, obviamente, aplicable también a los medios de comunicación”.[26]

Incluso, la Ley N° 26.522 –Servicios de Comunicación Audiovisual–, estableció, en su artículo 3°, como uno de sus objetivos “a) La promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos, conforme las obligaciones emergentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados incorporados o que sean incorporados en el futuro a la Constitución Nacional”.

El citado autor destaca un fenómeno cultural que nos aqueja: “El trabajo, el comercio, la economía, la educación, la cultura, la medicina y virtualmente todas las actividades del hombre han sido transformadas con las nuevas tecnologías de la información. Esta nueva sociedad, es la denominada sociedad de la información”.[27]

Esto genera un sin número de situaciones que, al no estar previstas, específicamente por la normativa, requieren de una construcción pretoriana para su solución. En ese sentido, recordamos lo explicado por Dickinson, en cuanto a que “El problema del caso no previsto consiste en descubrir las razones que fundan su solución cuando esas razones no están directa y claramente suministradas por reglas o precedentes existentes”.[28]

2. La tensión

Entonces, el problema objeto de este desarrollo se resume en la siguiente causa en: “La irrupción de Internet y la llegada de nuevas tecnologías digitales abrieron una brecha ilimitada para la creación, mezcla, copia y reproducción de contenidos. Los costos de producir información bajaron dramáticamente, mientras que el control sobre la información se volvió más complejo. El flujo de contenidos se dispersó, entre otras, a través de redes de usuarios conectados directamente (conocidas como redes de pares o peer to peer networks o P2P)”.[29]

Esto nos lleva a delimitar a uno de los principales actores, los Proveedores de Servicios de Internet, también conocidos por el acrónimo en inglés ISP –Internet Service Providers–,[30] y su accionar ante determinadas situaciones no regladas en forma clara por el derecho.

En ese contexto, aparece la puja por inclinar la balanza en favor de un tipo de derecho y, consecuentemente, en desmedro de otro, ante lo cual nosotros adelantamos la inconveniencia de tomar una posición absoluta en casos no previstos normativamente. Así, coincidimos en que: “La protección de los derechos de autor en detrimento de derechos elementales del ciudadano, como el debido proceso y la libertad de expresión, obliga a preguntarse cuál es realmente la prioridad de los Estados en la regulación de Internet (…) La protección de los derechos de autor, al igual que otras decisiones clave en la gobernanza de Internet, también determinará en qué medida la era digital servirá para fortalecer nuestras democracias”.[31]

Así, con relación a la libertad de expresión, recordamos: “Que la libertad de expresión sea un derecho colectivo –de realización individual– le impone al Estado obligaciones más allá del clásico deber de no interferir en la divulgación de ideas e informaciones”.[32]

Por ello, llegado este punto delimitaremos aun más la cuestión a la siguiente problemática, la ponderación entre el derecho de propiedad, en especial aquellos generados en base al derecho de autor y, por otro lado, la libertad de expresión e información, que pueden ser ejercidos, en ocasiones, en una forma que –inevitablemente– estén vulnerando esos derechos. Todo ello en el marco de la Internet, que tiene –como ya hemos dicho– como principales actores a los ISP, miembros clave de las ya denominadas TIC.

Sin embargo, esa ponderación no tiene sino una aplicación aún más evidente en la práctica jurídica al momento de definir la responsabilidad del ISP ante un reclamo por la violación de un derecho de un tercero en la esfera de protección de los denominados derechos de propiedad intelectual. Esa determinación de responsabilidad,[33] en su faz civil, nos guiará en torno a cuáles son los parámetros para poder llevar a cabo una apreciación de los derechos en pugna.

En palabras de Lipszyc, diremos que “aunque dichos proveedores [ISP] no provean los contenidos ni tomen parte en la decisión de difundir las obras y prestaciones, sin embargo participan directamente en la difusión de esos contenidos y (…) están obligados a responder por el carácter fraudulento de estos, aun cuando se trate de actos de intermediación en los cuales el prestatario del servicio es un mero transmisor o conductor de los mensajes. Pero si el autor o el titular de derechos conexos perjudicado hubiese advertido al proveedor de servicio en línea sobre el carácter ilícito del contenido transmitido sin autorización y lo intimase a rechazar el alojamiento en su servidor y la circulación de esa información, y el operador –advertido e intimado– no la eliminara de su servidor y su circulación en la red, no podría excusarse en la ignorancia y la buena fe”.[34] En tanto que para los autores y titulares de derechos conexos, el presupuesto necesario y decisivo es el factor de atribución,[35] este “permite establecer quiénes son sujetos pasivos del reclamo, es decir, a quienes se les puede exigir la reparación del daño más allá de que estos no hayan participado directamente en el acto o el hecho dañoso (…) es la causa jurídica de la obligación de reparar el daño y puede ser subjetivo (dolo o culpa), o bien objetivo (riesgo o vicio de la cosa, actividad riesgosa, etc)”.[36] Asimismo, para los ISP según Lipszyc, el factor de atribución podría ser subjetivo u objetivo (Arts. 1109 y 1113 CCIV respectivamente).[37]

3. Antecedentes en la cuestión

Cabe señalar que, la jurisprudencia mas frondosa relacionada con la problemática referida, se dio en el marco de reclamos por indemnización por el uso indebido de la imagen de una persona, lo que constituye un bien inmaterial con fundamento en la Ley de Derecho de Autor vernácula, titulada –erróneamente–[38] como Ley de Propiedad Intelectual. Su artículo 31 reza que: “El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y muerta ésta, de su cónyuge e hijos o descendientes directos de éstos, o en su defecto, del padre o de la madre. Faltando el cónyuge, los hijos, el padre o la madre, o los descendientes directos de los hijos, la publicación es libre. La persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo resarciendo daños y perjuicios. Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en general culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público”.

En el antecedente ‘Da Cunha Virginia c/Yahoo de Argentina SRL y otro s/Daños y Perjuicios’ de la Sala D de la Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil –10/08/2010–, a pesar de la fecha de su dictado, encontramos varios puntos de interés. Así, continúa la situación en la cual “…Ninguna norma legal ha sido dictada en nuestro país tendiente a la regular específicamente la responsabilidad de los ISP…”, por ello “… no existiendo normativa especial que regule la responsabilidad de los ISP, dentro de los cuales las demandadas representan una de las distintas categorías existentes, corresponde aplicar al caso las normas que regulan la responsabilidad civil”.[39] Asimismo vemos coherentes las siguientes definiciones: “(…) basta con diferenciar los siguientes grupos o categorías dentro de los ISP (…) b) Los proveedores de alojamiento o Hosting Service Providers que almacenan los contenidos de los sitios en sus servidores, ya sea que lo hagan en forma gratuita, a cambio de publicidad, etc. c) Los proveedores que ofrecen programas especiales que se utilizan para ubicar los contenidos que tengan las características definidas por el usuario, es decir, los buscadores, como son las aquí demandadas. Se trata de ofrecer públicamente programas de software que interactuando con Internet posibilita localizar información”.

Además el fallo, analiza la cuestión del tipo de responsabilidad: “Dado que la actora ninguna relación contractual tiene con los mismos, la responsabilidad de éstos en su caso se valorará de conformidad con las normas que rigen la responsabilidad extracontractual y dentro de estas directrices, bien podemos recurrir a la responsabilidad objetiva que emerge del art. 1113 del Código Civil, en tanto consideremos que la actividad que despliegan las accionadas encuadra en la teoría del riesgo creado (segundo Párrafo segunda parte del artículo citado) o bien se trate de una responsabilidad subjetiva, entrando entonces en juego las disposiciones contenidas en los arts. 512 y 1109 de la ley sustantiva”. Concluyendo que debe estarse por el tipo subjetivo: “(…) no basta la sola comprobación del daño para imponer el deber de resarcir, sino que es necesario probar el factor de imputabilidad subjetivo, sea la culpa o el dolo (…) si entonces las demandadas responderán por los daños y perjuicios ocasionados a la actora por los cuales demanda en los términos del art. 1109 del Código Civil, cabe preguntarse cuál ha sido la conducta que las mismas han desplegado y que encuadre en ese factor subjetivo de imputabilidad: la culpa, que el art. 512 del Código Civil claramente conceptualiza”. El fallo también recuerda la justificación de antijuridicidad genérica en ocasión de un daño cometido: “la justificación de la responsabilidad extracontractual (deber de resarcir el daño) se pone en la violación del denominado deber del neminem laedere (que es un deber legal), o sea, en el hecho de que, quien atenta contra el círculo jurídico (de ordinario patrimonial) ajeno, ocasionándolo un daño, está obligado a eliminarlo”.

En el análisis de los ISP, se dice que su responsabilidad “debe ser apreciada a la luz del concepto de diligencia debida, construido caso por caso, en forma concreta a partir de los artículos 512, 902 y 909 del Código Civil. Si a la luz de estas normas, el host o proveedor demandado no ha observado una diligencia adecuada, actuando con ligereza o negligencia, será responsable. En el caso contrario, no lo será. Y para deslindar entre ambos campos, el concepto de previsibilidad resulta importante dado que conceptualmente no puede existir culpa donde no existe previsibilidad”.[40]

Posteriormente, este criterio fue controvertido en los autos ‘Krum, Andrea Paola c/Yahoo de Argentina S. R. L. y otro s/Daños y Perjuicios’, de la Sala J de la Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil –31/08/2012–.[41]

Allí, a raíz de la demanda promovida por una actriz contra dos buscadores de Internet a fin de que se disponga el cese definitivo del uso no autorizado de su imagen, eliminando toda vinculación de ésta y su nombre con sitios de contenido sexual, erótico y pornográfico, y la consecuente solicitud de resarcimiento por los daños sufridos, si bien la sentencia de grado desestimó la demanda, luego la Cámara la revocó y admitió parcialmente el reclamo.

Directamente relacionado con el tema que nos ocupa, del fallo citado se desprende que:

1. Los buscadores de Internet deben eliminar en forma definitiva de sus páginas de resultados de búsqueda toda vinculación del nombre y/o imagen de una persona con sitios web cuyo contenido afecte su decoro, con excepción de los que correspondan a ediciones digitales de medios de prensa. Los daños padecidos en sus derechos humanos y constitucionales serán evidentes.

2. La inclusión injustificada del nombre e imagen de una persona en sitios web de contenido sexual, como modo de atraer la atención para el ingreso a ellos, no queda amparada por la libertad de expresión, pues ésta necesariamente apunta, como uno de los principios básicos de la democracia, a la manifestación de opiniones o ideas a través de cualquier medio –incluso Internet–.

3. Aun cuando una persona hubiera prestado su consentimiento para la publicación de su imagen con un fin determinado, la infracción al artículo 31 de la Ley 11.723 puede generarse por el hecho de que se hubiera publicado dentro de un contexto diferente, pues el interés jurídico protegido impone de éste una interpretación restrictiva.

4. El despliegue de actividades de los ISP, en cuanto traen aparejados riesgos para los usuarios y terceros, pueden ser analizados en el marco de la responsabilidad objetiva y solidaria que consagra el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, N° 24.240 y sus modificatorias, en virtud de la cual todo aquel que interviene en la cadena del negocio debe responder por los daños reclamados, salvo que pruebe causa ajena.

5. Los daños causados por buscadores de Internet pueden ubicarse en la órbita de la responsabilidad objetiva del artículo 1113, segundo párrafo, última parte, del Código Civil, pues el proceso de búsqueda se realiza por intermedio de un software complejo que puede ser catalogado como cosa riesgosa.

Es decir, no solo observamos un cambio de criterio jurídico en cuanto al factor de atribución de la actividad de los ISP, sino que, asimismo, queda en claro que tal actividad desplegada no puede ser amparada bajo el escudo de la libertad de expresión o de información, cuando si bien la generación de dicha información violatoria del derecho de imagen no haya sido producida por el ISP, sino que este último facilitó el acceso a ella, dentro del marco de las TIC.

Finalmente, tomamos el antecedente surgido en los autos ‘Rodríguez, María Belén c. Google Inc. s/daños y perjuicio’, con sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación - 28/10/2014,[42] en donde en una situación de hecho análoga a lo sucedido en los anteriores antecedentes aquí citados, se concluyó que:

1. Los ‘motores de búsqueda’ de internet responden civilmente por el contenido que les es ajeno, de acuerdo con el artículo 1109 del Código Civil –responsabilidad subjetiva–, recién cuando tomaron conocimiento efectivo de la ilicitud de ese contenido, si tal conocimiento no fue seguido de un actuar diligente.

2. El efectivo conocimiento requerido para responsabilizar en forma subjetiva a un ‘buscador’ de Internet por los contenidos que le son ajenos, se cumple con una comunicación fehaciente del damnificado.

3. El derecho a expresarse a través de Internet fomenta la libertad de expresión tanto en su faz individual como colectiva; concretando el derecho personal que tiene todo individuo a hacer público, a transmitir, a difundir y a exteriorizar sus ideas, opiniones, creencias y críticas, en su faz individual, y constituyendo un instrumento para garantizar la libertad de información y la formación de la opinión pública, en su faz colectiva.

4. La persona que demandó a un buscador de Internet en el cual su imagen aparecía ligada a sitios web de contenido sexual, erótico y pornográfico tiene derecho a solicitar que se elimine de las bases aquellas vinculaciones entre su persona y las páginas referidas que haya identificado en forma precisa, comprobado el daño que la vinculación ocasiona, pues esto constituye un tipo de reparación ulterior, autónoma de la resarcitoria, que evita toda generalización que pueda afectar la libre circulación de ideas, mensajes o imágenes y con ello, la garantía constitucional de la libertad de expresión (de la disidencia parcial de Lorenzetti y Maqueda).

5. En atención al principio general de prevención del daño, es posible reconocer una acción judicial que permita solicitar la eliminación o bloqueo de enlaces a sitios web que resulten claramente lesivos de derechos personalísimos y que también posibilite requerir que, según la tecnología disponible, los ‘motores de búsqueda’ adopten las medidas necesarias para prevenir futuros eventos dañosos, con la menor restricción posible para asegurar la proporcionalidad y la eficacia en la obtención de la finalidad, que es prevenir la repetición de la difusión de información lesiva, ello porque la libertad de expresión que protege a quienes realizan esta actividad no es incompatible con la responsabilidad civil en su aspecto preventivo (de la disidencia parcial de Lorenzetti y Maqueda).

4. Conclusión

De lo expuesto, pacíficamente, podemos colegir que la CSJN tomó riendas en el asunto compatibilizando, en el marco amplio de las TIC, el accionar de los ISP y la responsabilidad que ello genera, cuando mediante el uso de sus servicios se vulneran Derechos de Propiedad Intelectual, e incluso otros como el Honor. No sin antes dejar en claro que la actividad de los ISP, es de vital importancia para poder ejercer, actualmente, el derecho de expresión e información, amparado como DDHH, y que, debe tomarse todo recaudo posible a efectos de evitar que la utilización de los ISP constituya un medio lesivo a aquellos derechos mencionados, pero de forma tal que no se vulneren estos últimos mencionados.

Finalizamos recordando, en palabras de Gordillo que el Derecho:[43] “es una ciencia de problemas singulares y concretos y que los principios de valoración y de orden que se extraen de la ley son siempre descubiertos y contrastados en una problemática concreta, ‘de modo que es el problema y no el sistema en sentido racional, lo que constituye el centro del pensamiento jurídico’”; en este caso, podríamos afirmar que el problema fue aceptablemente resuelto.

El tratado PCT: una deuda argentina

en materia de patentes

Fabián Loyato

Resumen

El artículo trata sobre el PCT, Tratado de Cooperación en materia de Patentes y sobre sus ventajas sobre el sistema tradicional de presentación de patentes, país por país. Se desarrolla una visión crítica acerca de la sostenida negativa de la Argentina a ratificar dicho Tratado y se apunta a derrumbar el mito arraigado que asegura que éste traería un aumento sustancial de solicitudes de patentes de corporaciones multinacionales, lo que implicaría una reducción del dominio público en Argentina, en detrimento de la industria nacional. Se argumenta contra esta teoría aportando estadísticas, cifras oficiales, opiniones propias del autor y de colegas de Chile y Perú, países que adhirieron al PCT en 2009.

Concluye que la adhesión de la Argentina beneficiaría a sus innovadores, al otorgarles una herramienta con la que hoy no cuentan, para proteger sus activos intangibles en el exterior, generando así ingresos para el Estado y posicionando a la Argentina en el mapa de países generadores de conocimiento.

Summary

The article deals with PCT (Patent Cooperation Treaty) and its advantages over the traditional system of filing patent applications country by country. The author is critical of the myths indicating that multinational companies will flood Argentina with applications that will reduce free technologies in detriment of the national industry. He presents data and opinions in Chile and Peru where PCT was ratified in 2009. He concludes that adherence to PCT will favor Argentine innovators, providing a tool not currently available to protect intangibles, thus providing resources to the State and positioning Argentina among the countries that generate knowledge.

Si Ud. está leyendo este artículo es porque tiene alguna familiaridad con el sistema de patentes y en particular con el Tratado PCT.

Es bien sabido que el derecho de patentes es territorial, de modo que para los inventores, pymes y grandes corporaciones internacionales que pretenden obtener protección de sus invenciones en diferentes países, será necesario presentar tantas solicitudes de patente como países tengan en mente para invertir y comercializar sus productos patentados.

Este sistema tradicional de presentación de solicitudes de patente país por país tiene su piedra basal en el Convenio de París,[44] firmado en esa ciudad en 1883 por varios países industrializados, en pos de mejorar la protección de sus creaciones mediante la Propiedad Industrial. El Convenio fue ratificado por nuestro país en 1966, a través de la sanción de la Ley 17.011.

Básicamente, lo que propone el Convenio, entre otras cosas, es que un solicitante de cualquier Estado firmante pueda depositar su solicitud de patente en su propio país y antes que se venza un plazo de 12 meses corridos desde esa fecha de presentación inicial, pueda presentar la misma solicitud en cualquier otro país miembro invocando la prioridad del primer depósito.

Mediante este proceso, las Oficinas de Patentes que reciban estas solicitudes con prioridad, no deberán tomar como fecha de presentación la fecha de depósito en esos países, sino retrotraer la fecha de presentación a la fecha del depósito inicial en el país de origen del solicitante.

Esto es fundamental para el requisito de Novedad Absoluta, ya que permite al solicitante realizar su depósito original y al día siguiente, si quisiera, comercializar su producto y así dar a conocer su invención sin temor a quebrar la novedad de la misma, cubierta de este modo por 12 meses por el Convenio de París. Al cabo de ese lapso y en función de los resultados comerciales y de otro tipo de factores a tener en cuenta, el solicitante podrá diseñar su estrategia de protección y decidir en qué países extender la solicitud de patente utilizando los beneficios del Convenio.

A pesar de su absoluta vigencia hasta el día de hoy, el sistema tradicional trae aparejados dos problemas básicos. Por un lado resulta engorroso y extremadamente caro multiplicar los costos, al presentar simultáneamente decenas de solicitudes de la misma invención en otros tantos países. Piénsese en los costos de traducción a diferentes idiomas, en la contratación de un agente de la Propiedad Industrial distinto para cada país y en el pago de tasas oficiales en la moneda local de cada Estado.

Por otro lado, esta onerosa inversión se hace a ciegas, ya que además de multiplicar los costos también se multiplican los riesgos, al no tener certeza el solicitante a priori si el trámite va a prosperar y la patente podrá ser finalmente concedida en cada país o no.

Un tercer problema no menor a tener en cuenta y que completa este escenario de incertidumbre, es que ciertas veces el plazo de 12 meses resulta insuficiente para determinar el potencial comercial de la invención, por lo que el riesgo mencionado aumenta, ya que no solo no se sabe si las Oficinas de terceros países y la misma propia concederán la patente, sino que también se desconoce si el invento en cuestión tendrá éxito comercial y habrá valido la pena entonces la inversión de dinero, tiempo y esfuerzo realizada.

Lo antedicho no es un postulado teórico, sino un hecho comprobable en la práctica cotidiana de mi profesión de Agente de P.I., siendo habitual recibir por parte de los solicitantes, orden de abandonar solicitudes de patente apenas presentadas en Argentina hace un año o menos. Esto puede leerse como que las compañías multinacionales titulares de tales solicitudes, al llegar a los 12 meses del Convenio de París no tenían la certeza del potencial de la invención o incluso la seguridad de que comercializarían el producto en nuestro país; pero que, ante la urgencia de los plazos del Convenio y la posibilidad de perder la protección y así favorecer a la competencia, decidieron presentar de todos modos la solicitud en Argentina como yo llamo “a ciegas”. Pasados, por ejemplo, otros 12 meses (24 en total, contados desde el depósito inicial en sus países), llegan a la conclusión de que determinados inventos no han sido exitosos o directamente que aún habiéndolo sido en el extranjero, la Argentina no luce como un mercado atractivo para ellos, por lo que deciden abandonar esas solicitudes sin incurrir en más gastos.

Si esta situación ya es complicada para las grandes corporaciones, surge claramente que mucho más lo será para los inventores particulares o pymes, que no cuentan con demasiados recursos para invertir en Propiedad Industrial y sus economías no admiten correr los riesgos mencionados bajo el sistema tradicional de presentación de patentes país por país.

EL PCT[45] (Patent Cooperation Treaty o en nuestro idioma, Tratado de Cooperación en Materia de Patentes), nace como una respuesta a estos problemas.

El Tratado se plasmó en 1970, durante una conferencia diplomática entre varios países celebrada en Washington, para finalmente entrar en vigor en 1978, con un primer grupo de 18 Estados contratantes, entre los que se encontraba Brasil, como único representante de Sudamérica.

Hacia mediados de los años ´90, el PCT ya había demostrado ser un éxito, con más de 250.000 solicitudes internacionales presentadas y 87 países adheridos, entre los que se sumaron México y Cuba, de América Latina.[46]

A fines de 2004, el sistema ya había superado el millón de solicitudes presentadas con 124 países miembros;[47] en tanto que en la actualidad, el número de Estados Contratantes se elevó a 148, entre los que podemos mencionar a Irán, con fecha de entrada en 2013, Ruanda y Quatar en 2011, Panamá en 2012 y Chile y Perú en 2009.[48]

Así luce un planisferio actual, mostrando en color oscuro a los países adheridos al PCT hasta el día de la fecha. Por el contrario, los pocos que se ven en color claro son aquellos que aún no han suscripto el Tratado.

¿Por qué razón naciones de color político e ideologías tan disímiles como Estados Unidos de Norteamérica, Japón, La Unión Europea, Rusia, China, India, Vietnam, El Salvador, Corea del Norte, Corea del Sur, Irán, Israel, Nigeria, Egipto, Cuba, Sudán, Arabia Saudita, Mónaco y Uganda firmarían el Tratado PCT?

1. Ventajas del Sistema PCT

La idea central del PCT como objetivo a conseguir, es ofrecer un procedimiento de presentación de solicitudes de patente en varios países que fuera más sencillo, eficaz y económico que el sistema tradicional de país por país basado en el Convenio de París. Debe aclararse que el PCT de ningún modo compite con o reemplaza al Convenio de París, sino que por el contrario, lo incorpora y lo complementa.

La ventaja principal del PCT es que permite a un solicitante nativo o residente de cualquier país contratante, presentar una única solicitud de patente internacional solamente en una oficina de patentes, redactada en un solo idioma y abonando una única tasa oficial, teniendo efecto esta solicitud internacional automáticamente en los 147 países restantes hasta el momento. En la práctica, es como si se hubiera presentado una única solicitud “virtual” con validez en 148 países a la vez.

Sin embargo, debe tenerse bien presente que el PCT no concede patentes, sino que es un sistema de presentación unificado y simplificado por un término de 30 meses, luego del cual los solicitantes deben decidir en qué países continuarán el trámite mediante el ingreso a la Fase Nacional. En este punto se da por finalizado el procedimiento único y simplificado (Fase Internacional) y comienza el trámite individual en cada país (Fase Nacional).

Las características principales de la Fase Internacional del PCT pueden resumirse como sigue a continuación:

 En primer lugar, se considera que la Fase Internacional comienza en el mismo momento en que el solicitante deposita una solicitud de patente en su país de origen. En esa misma fecha se disparan tanto el plazo de 12 meses establecido por el Convenio de París como el plazo de 30 meses de la Fase Internacional del PCT.

 Antes de vencerse el plazo de 12 meses del Convenio de París, el solicitante deberá depositar una solicitud de patente Internacional en una de las Oficinas de los países contratantes, la que se denominará Oficina “Receptora”. Con la presentación de la solicitud internacional en la oficina receptora, el solicitante deberá abonar las tasas oficiales, que son básicamente tres: la tasa de transmisión, la tasa de búsqueda y la tasa internacional. Además, deberá designar una “Autoridad de Búsqueda”(ISA, International Search Authority), que es una de las oficinas de ciertos países que tienen tal condición. Solo algunas oficinas receptoras son también autoridades de búsqueda, en función de determinados requisitos que deben cumplir para llegar a obtener tal jerarquía.

 La oficina receptora, tras haber verificado requisitos formales y administrativos mínimos, asignará una fecha y un número de solicitud internacional. Acto seguido, enviará una copia de la solicitud a la Autoridad de Búsqueda y otra a la Oficina Internacional de la OMPI.

 Dentro del lapso de los cuatro meses subsiguientes, la oficina autoridad de búsqueda elegida por el solicitante deberá realizar una búsqueda de antecedentes a nivel mundial (ISR, International Search Report) y elaborar una opinión escrita (Written Opinion) respecto de los requisitos de patentabilidad de la invención.

 Entre el cuarto y quinto mes de la presentación de la solicitud internacional PCT (es decir, entre 16 y 17 meses contados desde el primer depósito que originó la prioridad), el solicitante recibirá copia del informe de búsqueda conjuntamente con la opinión escrita del examinador, en la que se detallarán las objeciones (si las hubiera) a los requisitos de patentabilidad de la invención, en función de los antecedentes surgidos de la búsqueda. También podría haber objeciones formales o de falta de unidad de invención, por ejemplo.

 A los 18 meses contados desde la prioridad invocada, la solicitud PCT será publicada conjuntamente con el informe de búsqueda internacional.

 Si fuera necesario salvar objeciones del examinador, el solicitante cuenta con dos opciones: presentar enmiendas a las reivindicaciones sin comentario alguno dentro de un plazo de 60 días, o bien pedir el examen preliminar internacional. Este examen no es obligatorio, ya que su costo equivale casi tanto como al valor de la presentación de la solicitud; no obstante, es recomendable pedirlo cuando el informe de búsqueda ha resultado muy desfavorable y la opinión escrita del examinador ha sido negativa en lo que concierne al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad por parte de la invención reivindicada. Este examen, previsto en el Capítulo 2 (Chapter II) del PCT, habilita al solicitante a presentar argumentos de descargo contra la opinión escrita del examinador y a realizar enmiendas en la solicitud, obligando al examinador a tener que rever su posición inicial considerando los argumentos y enmiendas presentadas por el solicitante en esta segunda instancia.

 Una vez analizada la documentación presentada por el solicitante, el examinador de la ISA le comunicará el resultado del examen preliminar internacional y posteriormente, a los 28 meses de la presentación prioritaria (o 16 meses desde la presentación de la solicitud internacional) se publicará el resultado del examen, incluyendo la opinión final del examinador de la ISA y sus consideraciones sobre los argumentos y enmiendas presentados por el solicitante.

 Cumplidos los 30 meses contados desde la presentación de la solicitud original se dará por finalizada la Fase Internacional y el solicitante deberá entrar antes de ese plazo en Fase Nacional para continuar con el trámite de la solicitud en cada país o región en la que estuviera interesado en obtener protección. En el resto de los países en los que el solicitante hubiera decidido no entrar en Fase Nacional, las enseñanzas de su invención pasarán a formar parte del dominio público.

2. Comentarios preliminares

Si Ud. llegó a este punto del artículo es porque está interesado en la temática del PCT, de modo que no le costará acompañarme con las siguientes conclusiones preliminares que surgen del procedimiento que acabamos de delinear muy a grandes rasgos.

Lo primero que hay que recalcar y en esto insisto, es que el PCT no concede patentes, sino que solo simplifica y reduce los costos de la etapa inicial de presentación para aquél que necesita obtener protección en varios países.

Los detractores del PCT y del sistema de patentes en general, que los hay y muchos, suelen denostarlo como una especie de “patente mundial” que derribaría las fronteras del derecho y la soberanía de cada nación, cosa que está bien lejos de la realidad.

El sistema de patentes sigue siendo territorial con el PCT, dado que los resultados de la búsqueda de antecedentes y la opinión escrita de las autoridades de búsqueda no son vinculantes para los Estados Contratantes en los que el solicitante luego aplique para entrar en Fase Nacional. Tampoco es vinculante el resultado del examen preliminar internacional. De modo que cada nación tiene, una vez entrada la fase nacional, la potestad de rehacer la búsqueda, emitir una opinión distinta a la publicada en su momento por la ISA o agregar objeciones adicionales de acuerdo a las leyes de Patente nacionales vigentes, si así lo considerara. Mi experiencia personal tramitando solicitudes PCT así lo confirma. No siempre la opinión del examinador en fase nacional coincide con la del examinador de la autoridad de búsqueda de fase internacional.

No obstante lo antedicho, es indudable que el sistema PCT ofrece un gran número de ventajas y oportunidades a los innovadores, que no estaban al alcance antes de su puesta en marcha, allá por 1978.

El tema del costo de patentar es uno de los efectos que más impactan en los inventores particulares o pymes. El hecho de pagar una sola vez y acceder a una solicitud internacional que vale virtualmente para 148 países por un tiempo limitado, ha abierto las puertas de la Propiedad Industrial a innumerables innovadores que no hubieran podido de ningún modo afrontar los costos bajo el sistema tradicional de país por país.

Piénsese que el valor actual de presentación de una solicitud PCT, dependiendo del país a través del cual se acceda, está apenas por encima del valor de presentar una solicitud nacional en U.S.A. e incluso por debajo del valor de una presentación de solicitud de patente regional para Europa. Más aún, el PCT incentiva la protección de patentes en los países en desarrollo, ofreciendo una reducción del 90% en la tasa internacional para personas nativas de 113 países que forman parte del PCT y también para otros 39 países en desarrollo que aún no han firmado el Tratado, entre los que se encuentra la Argentina. Las condiciones de estos últimos para acceder a este descuento residen en que deben presentar la solicitud PCT en co-titularidad con otra persona nativa y/o residente en alguno de los 113 países calificados como beneficiarios de tal importante descuento, entre los que podemos citar a Brasil, Chile, Colombia, Perú, México y Ecuador, entre los Latinoamericanos.[49]

Otro beneficio indirecto del sistema PCT es el del enorme y rico caudal de información tecnológica que publica semana tras semana.

Las Oficinas de Patentes como el INPI de Argentina y todas las de países en desarrollo de América Latina, Central y Caribe, Asia y África, no suelen contar con demasiados recursos para cumplir con sus tareas. Es común en esas latitudes la escasez de personal altamente calificado en relación a la cantidad de solicitudes a examinar y la dificultad para cubrir las necesidades operativas con redes y equipos informáticos adecuados.

Estos aspectos no deseados de Oficinas de países en vías de desarrollo, si bien deberían ir revirtiéndose gradualmente a través del tiempo, ven morigerados sus efectos negativos mediante el uso de las búsquedas y exámenes centralizados que publica el PCT.

Esto no es una solución, pero sí una gran ayuda como punto de partida para el examinador, quien al momento de tener que realizar su trabajo, ya cuenta con el resultado de la búsqueda internacional y opinión escrita del examinador PCT, publicada algún tiempo atrás, sobre la misma invención que ahora le toca estudiar. El examinador local agregará su propia búsqueda nacional, podrá diferir en las calificaciones otorgadas a los antecedentes citados, adaptar la opinión escrita a la legislación propia o descartarla por completo en función de los usos y costumbres locales. No obstante, es innegable que el uso de esta información tecnológica producida por el PCT les permite a estas Oficinas economizar recursos procesales, disminuyendo de algún modo los costos internos y el atraso en el estudio de solicitudes pendientes de ser examinadas, el que suele ser excesivamente alto.

Otra de las grandes ventajas del sistema PCT que impactan, aunque por distintos motivos, tanto en grandes corporaciones como en pequeños emprendedores reside en la extensión del plazo para decidir si se patenta o no en tal o cual país.

El uso del término “extensión” ha traído cierta confusión en el pasado, cuando ciertos críticos del sistema afirmaban que el PCT extendía el plazo de 12 meses del Convenio de París y que por eso se le oponía. Esta afirmación es un grosero error, lamentablemente muy difundido. El plazo de 12 meses del Convenio se dispara con el primer depósito realizado por el solicitante, sea donde fuere, y no hay extensión posible. Antes o al menos el mismo día en que se vence el plazo, el solicitante debe presentar una solicitud PCT invocando dicha prioridad o presentar una o varias solicitudes nacionales/regionales bajo el sistema convencional para poder continuar el trámite y no perder la prioridad.

La gran diferencia entre un sistema y el otro es que si el solicitante utiliza el Convenio de París para entrar al PCT, tendrá 18 meses más de plazo para decidir en qué países seguirá el trámite para obtener la patente; en tanto que por el sistema tradicional país por país, el solicitante tendrá que decidir donde seguir en solo 12 meses.

En lo que respecta a las grandes multinacionales, este plazo adicional de 18 meses les servirá para testear sus productos en el mercado y así poder ponerlos a prueba ante los consumidores durante 30 meses, antes de tomar la decisión de entrar a fase nacional en los países elegidos a los efectos de obtener la patente.

Por el contrario, en el caso de los inventores particulares o pymes, el plazo adicional de 18 meses sumados a los 12 del Convenio, les dará más tiempo para negociar con posibles licenciatarios o inversores dispuestos a volcar los recursos necesarios para la entrada en fase nacional, momento en que se multiplican los costos y deben tomarse decisiones trascendentes.

Otro beneficio implícito en el sistema PCT es que el solicitante, sea una gran corporación o un novel emprendedor, recibe en apenas 7 u 8 meses (o 16, si se cuentan desde el depósito inicial) un informe de patentabilidad acompañado de la búsqueda de antecedentes pertinente, en donde el examinador de la autoridad de búsqueda le comunica su opinión escrita.

Si el reporte recibido por el solicitante es favorable, es decir sin antecedentes oponibles y cumpliendo la invención con todos los requisitos de patentabilidad, lo más probable es que termine concediéndose en las fases nacionales, lo que en definitiva se convierte para el solicitante en una brillante oportunidad para licenciar su invención en una etapa temprana y con una mínima inversión.

Por el lado de los capitalistas, el reporte favorable es una vía casi segura hacia la concesión, por lo que los riesgos se minimizan. Es el caso contrario a lo que ocurría en el sistema tradicional, donde tanto los costos como los riesgos se multiplicaban en apenas doce meses, etapa demasiado temprana del trámite en la que el solicitante no recibió aún ninguna señal por parte de la Oficina de Patentes que le pueda indicar si el derecho exclusivo reivindicado le será otorgado o no. Es lo que llamaba al principio de este artículo invertir “a ciegas”, puesto que por un lado el inventor no tuvo aún tiempo suficiente para probar su invención en el mercado y el inversor no sabe si la patente será finalmente concedida o no. Son dos frentes abiertos sin garantías que pueden fallar, por lo que era moneda corriente en el sistema tradicional, que el inventor pudiera negociar una licencia recién cuando obtuviera su patente concedida. Mientras tanto, habría tenido que afrontar todos los costos del patentamiento por su cuenta.